La Cina modifica la sua legge marchi per contrastare il fenomeno del “trademark squatting” e aumentare i risarcimenti per danni da contraffazione: ecco le novità in vigore da novembre 2019.

La Cina compie un ulteriore passo per migliorare la legislazione nazionale a tutela dei diritti di marchio: il 23 aprile 2019 sono state approvate alcune modifiche alla legge marchi cinese volte, fra l’altro, a combattere i depositi di marchio in malafede ed incrementare i risarcimenti per danni derivanti da contraffazione.

Le norme a contrasto del trademark squatting in Cina

E’ noto come “trademark squatting” il fenomeno – diffuso non soltanto in Cina – che vede la registrazione a livello nazionale di marchi, generalmente esteri, da parte di terzi che non hanno alcuna intenzione di utilizzare il marchio ma sperano di costringere l’impresa interessata all’uso del proprio marchio in Cina a negoziare l’acquisto della registrazione cinese.

Infatti finora un marchio registrato in Cina poteva sì essere oggetto di una richiesta di cancellazione per mancato utilizzo, ma soltanto dopo tre anni dalla data di registrazione.

Viene ora introdotto nella legge marchi cinese il requisito dell’  “intent to use”: chi deposita un marchio dovrà avere l’intenzione effettiva di utilizzarlo. Una domanda di marchio cinese per la quale non sussiste l’”intent to use” dovrà essere respinta dall’Ufficio marchi cinese.

Inoltre l’assenza dell’”intent to use” diventerà un valido motivo per presentare opposizione alla registrazione di un marchio prima ancora della sua concessione: da notare che la procedura di opposizione potrà essere presentata da chiunque, non soltanto dal titolare di un marchio simile o identico a quello richiesto.

Agli studi e agenzie cinesi che curano il deposito di marchi in Cina sarà proibito depositare un marchio per conto di un cliente se lo studio o l’agenzia è a conoscenza del fatto che il cliente non ha intenzione di utilizzare il marchio stesso. La mancata osservanza di tale obbligo comporterà sanzioni amministrative e possibili ulteriori sanzioni a discrezione del giudice.

In attesa delle disposizioni attuative delle norme contro il “trademark squatting”, non è ancora chiaro in che modo dovrà essere dimostrata l’intenzione di utilizzare il marchio. Appare comunque chiara l’intenzione del governo di contrastare il fenomeno e aprire una via più rapida ed economica per il recupero dei marchi registrati in Cina in malafede.

Risarcimenti più alti per il danno da contraffazione di marchio

La legge marchi cinese è stata modificata per aumentare la cifra massima del risarcimento che può essere concesso in caso di contraffazione di marchio. Nel caso in cui il tribunale cinese accerti una violazione intenzionale e grave, l’importo massimo dell’eventuale risarcimento sarà equivalente a 5 volte i mancati introiti del titolare del marchio, o a 5 volte la royalty che questo avrebbe potuto chiedere per l’uso del marchio (in precedenza, il massimo previsto era equivalente a 3 volte le stesse somme).

Laddove non sia possibile calcolare il danno effettivo, il massimo risarcimento di legge per danni da contraffazione di marchio viene aumentato da 3 a 5 milioni di RMB.

Distruzione delle merci contraffatte e degli strumenti per la fabbricazione

E’ stato introdotto l’obbligo di distruzione delle merci recanti marchi contraffatti su richiesta del titolare del marchio. Il tribunale potrà anche disporre la distruzione degli strumenti e dei materiali utilizzati prevalentemente per produrre le merci recanti i marchi contraffatti, fatte salve alcune circostanze eccezionali.

Entrata in vigore

Le modifiche alla legge marchi cinese approvate il 23 aprile entreranno in vigore il 1 novembre 2019; segnaliamo tuttavia che alcune delle norme diverranno operative solo dopo l’emanazione delle disposizioni attuative.

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