Può l’Ufficio europeo dei brevetti adottare nuove regole che modificano l’interpretazione delle norme della Convenzione sul brevetto europeo? La risposta della Camera allargata dei ricorsi dell’ufficio nel caso G-3/19 “Pepper” è un capolavoro di bizantinismo verbale.

Il 14 maggio 2020 la Camera allargata dei ricorsi (CAR) dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha presentato il proprio parere nel caso G-3/19 (“Pepper” nel seguito), riguardante la brevettabilità ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) di vegetali e animali ottenuti tramite processi essenzialmente biologici.

Antefatto

L’articolo 53, lettera b, della CBE vieta la concessione di brevetti europei per le varietà vegetali o animali e per i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali.

Nel 2015 la CAR aveva ritenuto, nella decisione G-2/12 (“Tomato II” nel seguito) che il divieto espresso nell’articolo 53, lettera b, di concedere brevetti europei per i processi essenzialmente biologici di produzione di vegetali o animali non si estendesse ai prodotti ottenuti tramite processi essenzialmente biologici (a condizione che tali prodotti non fossero varietà vegetali o animali).

L’interpretazione della CAR dell’articolo 53, lettera b, fu causa di alcune obiezioni in Europa, e nel novembre 2016 la Commissione europea pubblicò una comunicazione in cui dichiarava che sebbene la normativa dell’Unione europea sulle invenzioni biotecnologiche (Direttiva 98/44) non esclude dalla brevettabilità i vegetali e gli animali ottenuti tramite processi essenzialmente biologici, era intenzione del legislatore europeo che tale normativa prevedesse questa esclusione.

Occorre ricordare qui che l’EPO non è un’istituzione dipendente dall’Unione Europea, e che la CBE può essere modificata soltanto tramite una conferenza diplomatica, oppure ottenendo il consenso unanime di tutti gli stati contraenti.

Tuttavia le regole del Regolamento di attuazione della CBE possono essere modificate dal Consiglio di amministrazione dell’EPO.

Nel 2017 il Consiglio di amministrazione modificò la Regola 28 del Regolamento di attuazione con l’aggiunta di un punto 2, il quale prevede specificamente che “non saranno concessi brevetti europei per piante o animali ottenuti esclusivamente tramite procedimenti essenzialmente biologici”. La regola così modificata entrò in vigore il 1 luglio 2017 (leggi notizia sull’argomento).

Nel dicembre 2018 la Camera tecnica dei ricorsi dell’EPO aveva ritenuto, con la decisione T-1063/18, che esistesse un conflitto fra l’articolo 53, lettera b, della CBE, come interpretato nella decisione Tomato II, e la nuova Regola 28, punto 2, del Regolamento di attuazione, come modificata dal Consiglio di amministrazione dell’EPO.

Il presidente dell’EPO aveva sottoposto un quesito alla CAR.

Il parere della Camera Allargata dei Ricorsi EPO

Il quesito sottoposto dal presidente dell’EPO alla CAR intendeva accertare, essenzialmente, se il Consiglio di Amministrazione dell’EPO possa modificare le regole del Regolamento di attuazione della CBE.

La CAR ha ritenuto che il quesito fosse eccessivamente ampio.

L’approccio della CAR è però stato quello, sorprendente, di riformulare il quesito per poi dichiararlo ammissibile.

Il quesito che la CAR ha considerato ammissibile mira ad accertare, essenzialmente, se l’interpretazione delle norme della CBE possa mutare in conseguenza di modifiche al Regolamento di attuazione.

La riformulazione del quesito ha consentito alla CAR di mantenere la propria posizione su questioni di principio ma evitando al contempo uno scontro frontale con il Consiglio di amministrazione e, indirettamente, con la Commissione Europea.

Il parere della CAR del caso “Pepper” da una parte sottolinea che l’EPO non è vincolato dalle norme dell’Unione Europea, e che rispondere positivamente al quesito originale del presidente dell’EPO sarebbe stato equivalente ad ammettere la possibilità di aggirare le procedure previste dalla legge per la modifica della CBE.

Dall’altra parte, la CAR è del parere che l’articolo 53, lettera b, (che esclude dalla brevettabilità i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali) non è incompatibile con la Regola 28, punto 2, come modificata; e che l’interpretazione delle norme della CBE può cambiare nel tempo: “nell’interpretare ora l’articolo 53, lettera b, della CBE” la CAR “non può ignorare” la decisione del Consiglio di amministrazione dell’EPO di modificare la Regola 28 del Regolamento di attuazione, dal momento che “la situazione giuridica e la situazione di fatto sottese alla decisione G-2/12 (Tomato II, N.d.T.) sono sostanzialmente cambiate”.

Dunque la CAR, pur non rinnegando la propria interpretazione dell’articolo 53, lettera b, nella decisione Tomato II, ammette essenzialmente che l’interpretazione precedente di un articolo della CBE può essere modificata o persino rovesciata in conseguenza di una modifica di una regola del Regolamento di attuazione.

Certo l’approccio bizantino della CAR non risolve il problema posto dal conflitto fra le interpretazioni date nei casi “Tomato II” e “Pepper”. Inoltre, sebbene la CAR abbia evitato di rispondere al quesito originale, il parere “Pepper” sembra accettare che la modifica di una regola del Regolamento di attuazione da parte del Consiglio di amministrazione dell’EPO possa rovesciare completamente il significato di una norma della CBE, di fatto modificando una norma della CBE senza il consenso unanime dei paesi aderenti alla CBE, o la conferenza diplomatica, previsti dalle procedure di legge.