L’iconico “Lanciatore di fiori” di Banksy non è più un marchio registrato dell’Unione Europea: la Divisione di Annullamento dell’EUIPO ha cancellato la registrazione per malafede, ritenendo che quando fu depositata la domanda di registrazione non sussistesse alcuna intenzione di utilizzare il marchio, e che l’uso iniziò, in ritardo, al solo scopo di evitare la perdita del marchio, come pubblicamente dichiarato dallo stesso artista.

Banksy è lo pseudonimo di un artista di strada noto in tutto il mondo, ma che ha sempre mantenuto segreta la sua vera identità. Banksy ha dichiarato più volte che le sue opere, che di solito vengono dipinte con vernice spray in luoghi pubblici su supporti quali muri, vagoni della metropolitana e similari, sono liberamente utilizzabili da chiunque, a condizione che l’uso non sia a scopo di profitto. L’artista ha ripetutamente espresso disprezzo per l’idea di proteggere i diritti di proprietà intellettuale.

Negli ultimi anni la crescente popolarità di Banksy ha generato una notevole domanda di copie dei suoi lavori e in generale di merchandising tematizzato, che è stata soddisfatta da un certo numero di produttori e venditori di tali articoli, recanti copie non autorizzzte delle opere dell’artista.

Desideroso di mantenere il controllo sull’uso delle proprie opere, Banksy ha iniziato ad agire in tribunale per far rispettare il propri diritti d’autore, ma la sua scelta di continuare a mantenere segreta la sua vera identità lo ha ostacolato (era già accaduto anche in un tribunale italiano), il che non sorprende dal momento che i diritti di proprietà intellettuale, per poter essere azionati, devono essere attribuiti ad un proprietario chiaramente identificabile.

Banksy a quel punto aveva tentato di aggirare il problema tramite la registrazione come marchi dell’Unione Europea delle proprie opere di maggior successo, fra le quali il “Lanciatore di fiori”, registrato in data 29 agosto 2014 e qui riprodotto. I marchi furono registrati a nome della Pest Control Ltd., una società di servizi che agisce a nome dell’artista al fine di preservare il segreto sulla sua identità.

Full Colour Black Limited, impresa che commercializza cartoncini di auguri, aveva richiesto l’annullamento della registrazione del marchio, e la richiesta era stata notificata alla Pest Control Ltd., titolare del marchio, in data 20 giugno 2019.

Qualche mese dopo la richiesta di annullamento, la Pest Control Ltd. aveva aperto un negozio online, denominato Gross Domestic Product, per la vendita di merchandising ufficiale a tema Banksy.

Il 14 settembre 2020 la Divisione di Annullamento (DA) dell’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha annullato il marchio contestato con la motivazione della malafede.

In base alle prove fornite da entrambe le parti nella disputa, la DA ha stabilito che nel momento in cui la Pest Control Ltd. aveva richiesto la registrazione del marchio dell’Unione Europea, Banksy non aveva alcuna intenzione di utilizzarlo in relazione ai prodotti e servizi indicati nella richiesta stessa. Aveva iniziato ad utilizzare il marchio anni dopo, in seguito alla notifica della richiesta di annullamento, dichiarando più volte che tale uso era iniziato unicamente per evitare l’applicazione delle norme UE sul mancato uso del marchio nell’ambito della disputa riguardante il marchio stesso.

Ma tali comportamenti possono essere considerati malafede ai sensi della normativa dell’Unione Europea in materia di marchi?

La DA ha ritenuto che nel caso in esame fosse riscontrabile la malafede facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che si è espressa come segue nella sentenza nel caso Sky (C-371/18): una domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi (…) costituisce un atto di malafede (…) se il richiedente tale marchio aveva l’intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio.

La DA ha dunque concluso che quanto sopra si applica al caso in questione, dal momento che il marchio contestato “fu richiesto per permettere a Banksy di ottenere diritti legali sul segno dal momento che non poteva avvalersi del diritto d’autore, ma non è questa la funzione di un marchio. Dunque la richiesta di un marchio non può essere utilizzata a sostegno di tali diritti”. Pertanto la DA ha annullato il marchio per il “Lanciatore di fiori”.

La decisione della DA può essere oggetto di ricorso entro due mesi dalla data di notifica della stessa.

Contenuti correlati

Articles – Italy, Banksy Goes to Court (in Anonymity) by Angelica Torrigiani Malaspina (article first published in the INTA Bulletin).