La Brexit inizierà ad avere pienamente effetto dal 1 gennaio 2021: cosa cambia per i titolari di diritti di marchio, design e altri diritti di proprietà intellettuale?

Il 31 dicembre 2020 sarà l’ultimo giorno del cosiddetto “periodo di transizione” post-Brexit, iniziato il 31 gennaio 2020, durante il quale le norme dell’Unione Europea (UE) continuano ad avere validità in territorio britannico.

Dunque dal 1 gennaio 2021 l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea dispiegherà pienamente i suoi effetti, fra i quali la fine della validità nel Regno Unito dei marchi dell’Unione Europea (marchi UE), dei design comunitari, delle privative comunitarie per novità vegetali e in generale di tutti i diritti di proprietà intellettuale con validità unica in tutti gli stati dell’UE.

Come sarà possibile mantenere la continuità della tutela nel Regno Unito, dopo il 31 dicembre 2020, per un marchio UE, per un design comunitario o per un altro diritto con validità unica nell’UE?

Il governo britannico ha istituito dei meccanismi finalizzati a garantire la continuità della tutela nel Regno Unito per tali diritti senza incombenze per i titolari.

E’ importante sottolineare però che soltanto in alcuni casi la continuità della tutela sarà automatica, mentre in altri casi il titolare del diritto che desideri mantenere una tutela nel Regno Unito dovrà agire entro un dato termine, pena la perdita del diritto stesso.

Ecco come funzioneranno, caso per caso, i meccanismi per la continuità della tutela nel Regno Unito per i principali diritti di proprietà intellettuale. Il testo in blu contraddistingue i casi in cui il titolare deve agire per mantenere la tutela nel Regno Unito.

Marchi UE e design comunitari

Marchi e design già registrati al 31 dicembre 2020

Per tutti i marchi UE già registrati al 31 dicembre 2020 e per tutti i design comunitari già registrati e pubblicati alla stessa data, l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) creerà automaticamente, dunque senza alcun costo o formalità, una registrazione nazionale equivalente nel Regno Unito che manterrà la data originale della corrispondente registrazione UE/comunitaria.

La registrazione nazionale equivalente manterrà la data di deposito, la data di priorità e l’eventuale preesistenza della domanda originale di marchio UE/design comunitario,

Se NON si è interessati a diventare titolari di una registrazione nazionale nel Regno Unito per il marchio e/o per il design, dopo il 1 gennaio 2021 sarà possibile presentare una formale rinuncia.

Domande di marchio o design ancora pendenti al 31 dicembre 2020

Per tutte le domande di registrazione di marchio UE e design comunitario ancora pendenti al 31 dicembre 2020, e per i design comunitari registrati ma non ancora pubblicati alla stessa data, NON sarà creata automaticamente alcuna domanda equivalente nel Regno Unito: sarà invece possibile depositare, entro il 30 settembre 2021, una domanda di registrazione nazionale nel Regno Unito per lo stesso marchio o design, che manterrà la stessa data di deposito e l’eventuale priorità della domanda UE. Non è prevista alcuna gratuità per la nuova domanda.

Attenzione!

La fine del periodo transitorio Brexit comporterà la creazione contemporanea di moltissimi nuovi marchi nazionali nel Regno Unito.

In considerazione di questa ondata di nuovi depositi nazionali, consigliamo:

– ai titolari di marchi UE o marchi nazionali nel Regno Unito:
di valutare un servizio di sorveglianza sulle domande di registrazione nel Regno Unito per marchi simili o identici al tuo marchio comunitario o marchio nazionale del Regno Unito, per evitare che vengano registrati nel Regno Unito marchi in potenziale conflitto;

– a chi ha interesse a registrare un marchio nel Regno Unito:
di procedere subito con il deposito, perché dal 1 gennaio 2021 le procedure di registrazione presso l’UKIPO potrebbero subire dei ritardi proprio a causa della mole di nuove registrazioni da gestire.

Nel caso di marchi UE:

– oggetto di accordo di licenza/di coesistenza

– coinvolti in procedure di opposizione e/o contenzioso

contattaci per valutare le procedure da seguire.

Registrazioni di marchio collettivo o di certificazione già concesse al 31 dicembre 2020

Anche nel caso di un marchio UE collettivo o di certificazione già registrato al 31 dicembre 2020, l’UKIPO creerà automaticamente e senza alcun costo o formalità una registrazione nazionale equivalente. Soltanto in caso di necessità, L’UKIPO contatterà il titolare del marchio per chiedere la presentazione di una traduzione in inglese del regolamento sull’uso del marchio; la mancata presentazione della traduzione del regolamento a seguito di tale richiesta comporterà la perdita del diritto.

Marchi internazionali che designano l’Unione Europea

Le registrazioni internazionali di marchio secondo il sistema di Madrid che designano l’UE e che sono state concesse al 31 dicembre 2020 daranno luogo alla creazione automatica di una registrazione nazionale equivalente nel Regno Unito.

Uso del marchio e rinomanza

L’uso del marchio UE effettuato prima del 1 gennaio 2021 nella UE (anche se non specificamente nel Regno Unito), sarà considerato uso del marchio nazionale equivalente. Dal 1 gennaio 2021, tale uso NON sarà considerato uso del marchio nazionale equivalente nel Regno Unito.

La rinomanza del marchio UE dimostrata nell’Unione Europea nel periodo fino al 1 gennaio 2021 sarà riconosciuta anche per il marchio nazionale equivalente nel Regno Unito.

Design non registrato

Qualsiasi diritto di design comunitario non registrato esistente al 31 dicembre 2020 continuerà ad essere valido per la residua durata della tutela. Il Regno Unito sta creando un diritto supplementare di design non registrato con caratteristiche simili a quelle del design comunitario non registrato.

Check list

• Vuoi registrare un marchio nel Regno Unito?
  Ti consigliamo di depositare la domanda prima del 1 gennaio 2021.
• Vuoi essere informato se qualcuno cerca di registrare un marchio nel Regno Unito che lede un tuo diritto?
  Chiamaci per valutare l’opportunità di un servizio di sorveglianza.
• Sei titolare di un marchio UE oggetto di un accordo di licenza o di coesistenza, oppure di opposizione e/o contenzioso?
  Contattaci per valutare, caso per caso, le azioni più opportune.

Privative comunitarie per novità vegetali

Privative già concesse al 31 dicembre 2020

Le privative comunitarie per varietà vegetali già concesse al 31 dicembre 2020 saranno automaticamente convertite in privative nazionali per varietà vegetali del Regno Unito. Non è dunque necessario predisporre ulteriori domande.

Domande di privativa ancora pendenti al 31 dicembre 2020

Le domande di privativa comunitaria per varietà vegetale che saranno ancora pendenti al 31 dicembre 2020 non saranno oggetto di conversione automatica in privative nazionali per varietà vegetali del Regno Unito.

Nel caso in cui non ci sia la certezza che la domanda di privativa comunitaria giunga a concessione prima del 31 dicembre 2020, sarà necessario depositare la corrispondente domanda nazionale del Regno Unito (tale procedura è prevista fin da ora).

Indicazioni geografiche

Secondo le informazioni disponibili al momento, le indicazioni geografiche attualmente registrate nell’UE dovrebbero essere automaticamente protette dalle leggi nazionali del Regno Unito dopo il 1 gennaio 2021 senza necessità di alcun atto formale. Tuttavia mancano ancora informazioni ufficiali dettagliate al riguardo.

Certificati complementari di protezione

I certificati complementari di protezione (CCP) sono governati dalle norme UE ma vengono richiesti e concessi quali diritti nazionali nei singoli stati, dunque la fine del periodo transitorio non avrà ripercussioni sulla tutela dei CCP. Le domande di CCP pendenti nel Regno Unito al 31 dicembre 2020 godranno dello stesso grado di protezione dei CCP già concessi.

Brevetti europei

Il brevetto europeo non è governato dalle norme UE, dunque la Brexit non avrà alcun effetto sui brevetti europei, né sulle domande pendenti di brevetto europeo.

Blocco in dogana delle merci in violazione di diritti di proprietà intellettuale

A partire dal 1 gennaio 2021 le richieste di intervento delle autorità doganali UE per il blocco delle importazioni di merci in violazione di diritti di proprietà intellettuale non avranno più validità nel Regno Unito. Per continuare a impedire l’ingresso nel Regno Unito di merci in violazione di diritti di proprietà intellettuale sarà necessario presentare una nuova domanda presso le autorità doganali britanniche.

Per saperne di più

Hai bisogno di assistenza per tutelare i tuoi diritti di proprietà intellettuale nal Regno Unito dopo la Brexit? Contattaci per parlarne con un esperto.