Posted by Laura Ercoli on 14 novembre 2022

Uso non autorizzato di marchio per NFT: vittoria della Juventus in tribunale

Una delle prime pronunce di un tribunale italiano in materia di marchi e NFT ha concesso alla Juventus Football Club S.p.A. una misura cautelare per bloccare la produzione e la vendita non autorizzate di NFT riproducenti i marchi della società calcistica; le registrazioni dei marchi di proprietà della Juventus coprono anche l’uso in contesti virtuali quali giochi online, blockchain, NFT e metaverso.

I fatti all’origine della disputa

La società Blockeras S.r.l. aveva prodotto e commercializzato alcuni NFT (Non Fungible Token) e altri contenuti digitali recanti una fotografia dell’ex giocatore di calcio Christian (“Bobo”) Vieri con la maglia della Juventus Football Club e l’indicazione della squadra, senza il consenso della società calcistica.

La Juventus Football Club S.p.A. si era rivolta al Tribunale di Roma (nel seguito il tribunale) lamentando la violazione dei propri marchi denominativi JUVE e JUVENTUS e del marchio figurativo costituito dalla maglia a strisce verticali bianche e nere con due stelle sul petto.

La “vecchia signora” del calcio aveva richiesto al tribunale, fra l’altro, una misura cautelare finalizzata a vietare l’ulteriore produzione e commercializzazione diretta o indiretta di qualsiasi NFT recante i marchi della Juventus, a ordinare il ritiro dal commercio e a rimuovere contenuti online funzionali alla promozione e alla vendita degli stessi NFT.

La Blockeras si era opposta alla concessione delle misure inibitorie facendo valere l’autorizzazione ottenuta dal calciatore Vieri all’uso della sua immagine, sostenendo l’assenza del “periculum in mora” e affermando che i marchi della Juventus non risultavano registrati per prodotti virtuali.

La decisione del Tribunale di Roma

Il 20 luglio 2022, il tribunale ha accolto tutte le sopracitate richieste della Juventus, ritenendo che le attività della Blockeras oggetto del ricorso integrassero l’ipotesi di concorrenza sleale e appropriazione dei pregi connessi ai marchi utilizzati oltre che un pericolo di danno per la società calcistica.

La decisione, fra le prime in cui un tribunale italiano si pronuncia sulla tutela dei marchi nel metaverso, è fondata sulla notorietà dei marchi della Juventus, sulla diffusa attività di merchandising effettuata dalla società calcistica sia su web che tramite punti vendita dedicati, e sul rischio che il pubblico possa credere che i prodotti della Blockeras provengano dalla Juventus o siano ad essa collegati.

Inoltre il tribunale ha osservato che l’autorizzazione concessa dal giocatore Vieri all’utilizzo della propria immagine non poteva escludere la necessità di chiedere l’autorizzazione anche all’uso dei marchi registrati della squadra di cui erano riprodotte le maglie e la denominazione, dal momento che tali marchi venivano utilizzati dalla Blockeras su prodotti destinati al commercio.

Infine, il giudice ha accertato che i marchi di proprietà della Juventus risultano registrati nella Classe 9 della Classificazione di Nizza indicando espressamente anche le pubblicazioni elettroniche scaricabili, e che la Juventus ha dimostrato di essere anch’essa attiva nel settore dei giochi online basati su blockchain e in quello degli NFT.

La decisione conferma dunque che la difesa del marchio è possibile anche per quanto riguarda gli usi non autorizzati in contesti virtuali, e sottolinea l’opportunità di estendere la registrazione del marchio per quanto riguarda l’uso in ambienti quali i giochi online, blockchain, NFT e metaverso.