Chi registra il proprio cognome come marchio patronimico e lo cede in seguito a terzi può continuare a utilizzare il cognome esclusivamente in funzione descrittiva per le proprie attività professionali, ma solo a condizione di non provocare un effetto di agganciamento e confusione con il marchio.

Uno dei marchi Fiorucci ceduti dallo stilista.

Elio Fiorucci, stilista scomparso nel 2015, era uscito dalla Fiorucci S.p.A. nel 1990 cedendo diversi marchi denominativi e figurativi contenenti il patronimico Fiorucci.

Lo stilista aveva in seguito registrato il marchio “Love Therapy By Elio Fiorucci” ed altri marchi simili contenenti tutti il nome Elio Fiorucci.

I marchi erano stati utilizzati per capi e accessori d’abbigliamento, per l’insegna di un negozio a Milano, e per operazioni di merchandising e cobranding nella vendita di dolcificanti ipocalorici.

I titolari dei diritti sui marchi Fiorucci ceduti a suo tempo dallo stilista si erano rivolti al Tribunale di Milano lamentando la violazione dei propri diritti esclusivi e la concorrenza sleale per imitazione confusoria.

Il tribunale aveva però ritenuto che il marchio contestato non fosse da considerare in contraffazione dei marchi anteriori Fiorucci in quanto utilizzava il cognome insieme al nome dello stilista e impiegava la particella “by” indicando l’intervento personale del creativo, il tutto in una posizione defilata rispetto alle parole “Love Therapy”. Pertanto, il patronimico “Fiorucci” era stato utilizzato legittimamente, secondo il tribunale, in quanto avente funzione descrittiva e non di marchio.

Uno dei marchi Love Therapy by Elio Fiorucci

Dopo un’ulteriore sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva sostanzialmente confermato la decisione di primo grado, sulla disputa si è pronunciata il 25 maggio 2016 la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10826.

La sentenza
Innanzitutto, la sentenza sottolinea che i giudici di merito avevano tenuto conto soltanto di una parte dell’impiego complessivo del marchio contestato – ovvero delle attività svolta dallo stesso stilista e dalle società direttamente partecipate – omettendo di considerare l’impiego del marchio per servizi e prodotti di altre imprese e per attività di merchandising, cobranding e comarketing.

In secondo luogo, la sentenza fa riferimento alla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione sull’uso commerciale del patronimico già registrato come marchio, secondo la quale “l’uso commerciale del nome patronimico deve essere conforme ai principi della correttezza professionale e non può quindi avvenire in funzione di marchio, cioè distintiva, ma solo descrittiva (…); ne consegue che sussiste la contraffazione quando il marchio accusato contenga il patronimico protetto, pur se accompagnato da altri elementi”.

Tale principio è stato ribadito anche in seguito all’entrata in vigore nel 2005 del Codice della Proprietà Industriale, che sostituì la precedente legge sui marchi.

La sentenza conclude quindi che la persona che registra il proprio patronimico come marchio e poi cede il marchio a prezzo congruo può ancora utilizzare il patronimico con riferimento descrittivo alle proprie attività professionali, ma solo a condizione che non si produca un effetto di agganciamento e di confusione.

L’inserimento nel marchio di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza lo abbia incluso in un marchio patronimico registrato, e una volta divenuto celebre l’abbia ceduto a terzi, non è conforme alla correttezza professionale se non è giustificato, in un ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona.

Nel caso del marchio contestato, al contrario, l’impiego del cognome Fiorucci era andato ben otre la pretesa funzione descrittiva, non solo nelle attività riconducibili strettamente al lavoro creativo del designer e stilista, ma anche in un’articolata attività di commercializzazione di prodotti di altre imprese nei settori più disparati.

La suprema corte ha dunque accolto il ricorso dei titolari dei marchi Fiorucci e cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello.

7 giugno 2016