MARCHI E NOMI A DOMINIO IN CARATTERI CINESI

La celebre fashion house Yves Saint Laurent ha ottenuto la riassegnazione di un nome a dominio in caratteri cinesi che usurpava il marchio Saint Laurent: decisivo per la vittoria il marchio registrato in Cina con caratteri cinesi.

Yves Saint Laurent utilizza in Cina marchio e nome a dominio in caratteri cinesi

La fashion house Yves Saint Laurent (YSL) ha agito per via amministrativa dinanzi all’Arbitration and Medation Center dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) per contestare la registrazione da parte della società cinese Qunaitao del nome a dominio 圣罗兰.世界 che in cinese equivale a “SaintLaurent.mondo”.

La procedura amministrativa UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) dinanzi all’Arbitration and Mediation Center permette infatti al titolare di un marchio di ottenere la riassegnazione di nomi a dominio a condizione di dimostrare che il nome a dominio è identico o confondibilmente simile al marchio, che il titolare del nome a dominio non ha alcun diritto o interesse legittimo a detenere il nome a dominio e infine che il nome a dominio è stato registrato e utilizzato in malafede.

In questo caso, la YSL ha dimostrato di essere titolare di marchi registrati in Cina per la traslitterazione 圣罗兰 del nome Saint Laurent, e di possedere un altro nome a dominio Saint Laurent in caratteri cinesi, ovvero 圣罗兰.公司.

Inoltre la YSL ha fatto valere che la Qunaitao non possedeva alcun marchio registrato in Cina riconducibile alla traslitterazione 圣罗兰, né era stata autorizzata dalla YSL a utilizzare il marchio Saint Laurent.

Ha quindi sottolineato che il nome a dominio oggetto della disputa era da considerarsi identico al marchio圣罗兰, e che la Qunaitao non aveva dimostrato alcun diritto o interesse legittimo a detenerlo.

La YSL ha sostenuto infine che l’unico motivo che poteva aver indotto la Qunaitao a registrare il nome a dominio contestato era quello di sfruttare la notorietà del marchio Saint Laurent traslitterato in caratteri cinesi.

La Qunaitao si è difesa sostenendo che i marchi registrati in Cina dalla YSL non coprono tutte le classi di prodotti e servizi, e che esistono diversi nomi a dominio che utilizzano la stringa 圣罗兰 ma non sono di proprietà della YSL.

Inoltre la buona fede della Qunaitao nel registrare il nome a dominio era desumibile dal fatto che non aveva mai richiesto somme di denaro alla YSL per il nome a dominio contestato, e che aveva anzi preso accordi per concedere il nome a dominio in uno a una società che offre servizi nell’ambito della proprietà intellettuale.

La decisione del Panel

Con decisione del 13 settembre 2017 nel procedimento D2017-1246 il Panel ha accolto la richiesta della YSL, disponendo la riassegnazione del nome a dominio 圣罗兰.世界.

Accertato che il nome a dominio oggetto della disputa era da considerarsi identico al marchio圣罗兰, e che la Qunaitao non aveva dimostrato alcun diritto o interesse legittimo a detenerlo, il Panel ha preso in considerazione l’obiezione della stessa Qunaitao rispetto ai marchi registrati in Cina dalla YSL soltanto in alcune classi di prodotti e servizi.

Il Panel ha respinto l’argomento osservando che dal punto di vista della procedura UDRP è la titolarità del marchio ad essere considerata decisiva, e che la lista di prodotti e servizi per i quali è registrato il marchio non è rilevante ai fini della valutazione sull’identità o confondibilità fra marchio e nome a dominio.

Peraltro il Panel ha osservato che la Qunaitao non aveva negato di essere a conoscenza del fatto che圣罗兰 fosse un marchio registrato e molto noto in tutto il mondo; inoltre il nome a dominio in questione non era collegato ad alcuna pagina web, né la Qunaitao aveva dimostrato che fossero in corso preparativi in tal senso.

Il Panel ha dunque concluso che la registrazione e il possesso senza utilizzo (detenzione passiva) del nome a dominio nelle circostanze del caso configuravano, dal punto di vista della UDRP, una registrazione e uso del nome a dominio in malafede da parte della Qunaitao.

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