Con l’entrata in vigore della Legge 163/2017 il governo può procedere ad attuare in Italia la nuova legislazione dell’Unione Europea in materia di marchi, ovvero il cosiddetto pacchetto di riforme marchi UE. Di cosa si tratta esattamente, e su quali aspetti delle norme attuali interverrà il governo?

La Legge 163 del 25 ottobre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 2017, delega il governo ad adottare decreti legislativi per l’attuazione di varie norme dell’Unione Europea, fra le quali la Direttiva UE 2015/2436  sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e il Regolamento UE 2017/1001 riguardante il cosiddetto “ pacchetto di riforme marchi UE ”.

Secondo l’Art. 3 della Legge 163/2017, nell’esercitare la delega il governo dovrà rispettare i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a ) adeguare le disposizioni del Codice della proprietà industriale alle disposizioni della direttiva UE 2015/2436 e del regolamento UE 2017/1001, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva UE 2015/2436 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, compreso l’eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale;

c) prevedere i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all’individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d’impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui l’uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l’onere di provarne l’uso effettivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l’azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso;

d) prevedere il diritto di vietare l’uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;

e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva UE 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche le indicazioni geografiche e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;

f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l’adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento UE 2017/1001 e, in particolare:

1) prevedere che le indicazioni geografiche possano costituire marchi di garanzia o di certificazione;

2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;

3) prevedere l’obbligatorietà della presentazione del regolamento d’uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;

4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4 (Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità assoluti), 19 (Mancanza di uso effettivo come motivo di decadenza) e 20 (Marchio d’impresa divenuto generico o indicazione ingannevole come motivi di decadenza) della direttiva UE 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull’impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di so improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio;

g) prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d’impresa da espletare dinanzi l’Ufficio italiano brevetti e marchi, fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali;

h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l’efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.