La forma della barretta di cioccolato “KitKat 4 fingers” potrà mantenere la registrazione come marchio tridimensionale dell’Unione Europea? Con una sentenza di interesse per quanto riguarda la dimostrazione della distintività acquisita da un marchio nell’Unione Europea, la Corte di Giustizia UE ha confermato la decisione del Tribunale UE: l’EUIPO dovrà pronunciarsi di nuovo sulla validità del marchio tridimensionale già concesso alla Nestlé.

L’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) aveva concesso nel 2016 alla Nestlé la registrazione come marchio tridimensionale dell’Unione Europea della forma della barretta di cioccolato “KitKat 4 fingers” (all’epoca l’EUIPO era denominato UAMI e il marchio dell’Unione Europea era noto come marchio comunitario).

L’anno successivo la Cadbury Schweppes (ora denominata Mondelez) aveva richiesto che la registrazione fosse dichiarata nulla con la motivazione che la forma era priva di carattere distintivo.

L’EUIPO aveva rigettato la richiesta, opinando che il marchio avesse acquisito carattere distintivo tramite l’uso nell’UE, sebbene tale acquisizione fosse stata dimostrata in dieci paesi soltanto (Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito).

La Mondelez aveva presentato ricorso contro la decisione dell’EUIPO dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea (Tribunale UE), il quale l’aveva annullata con sentenza del 15 dicembre 2016 nel procedimento T-112/13,  ritenendo che l’EUIPO non potesse concludere l’indagine senza esaminare la percezione del carattere distintivo del marchio da parte del pubblico rilevante in tutti gli stati membri dell’UE (che all’epoca comprendeva Belgio, Irlanda, Grecia e Portogallo oltre agli stati elencati nel paragrafo precedente).

Il 25 luglio 2018 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una  sentenza nei procedimenti riuniti C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P riguardante i ricorsi presentati dalla Nestlé e dall’EUIPO contro la decisione del Tribunale UE.

La sentenza ha confermato che il Tribunale UE aveva agito correttamente annullando la decisione dell’EUIPO. La CGUE ha citato la propria giurisprudenza nel ritenere che un segno privo di carattere distintivo intrinseco può essere registrato nell’Unione Europea se è dimostrato che ha acquisito carattere distintivo tramite l’uso nella parte dell’UE – che può essere composta anche di un solo stato membro dell’UE – nella quale in precedenza il segno non possedeva tale carattere.

La CGUE ritiene quindi che ai fini della registrazione come marchio dell’Unione Europea di un segno precedentemente privo di carattere distintivo intrinseco, occorre dimostrare che il marchio abbia acquisito carattere distintivo in quegli stati membri UE nei quali il segno era originriamente privo di carattere distintivo intrinseco.

Secondo la CGUE, non è  necessario che le prove presentate riguardino l’intero territorio dell’UE – a meno che il segno non fosse originariamente privo di carattere distintivo intrinseco nell’intero territorio dell’UE.

Nel caso del marchio KitKat 4 fingers, il segno era stato ritenuto privo di carattere distintivo in tutta l’UE, quindi non era sufficiente dimostrare che avesse acquisito carattere distintivo tramite l’uso in una parte soltanto – per quanto significativa – dell’UE.

La sentenza  precisa altresì che le norme UE non richiedono che l’acquisizione di carattere distintivo tramite uso debba essere dimostrato con prove separate per ciascuno stato membro UE: possono essere considerate valide le prove dell’uso del segno all’interno di un mercato transfrontaliero che comprenda più di uno stato (ad esempio due stati in cui venga utilizzata la stessa lingua).

L’EUIPO dovrà riesaminare la richiesta di dichiarazione di nullità presentata nel 2007 dalla Mondelez relativa alla registrazione per il marchio tridimensionale KitKat 4 fingers concessa a suo tempo alla Nestlé.

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