Due decreti legislativi portano a compimento l’attuazione in Italia del cosiddetto “pacchetto di riforme marchi UE”, delle norme UE sul brevetto unitario e dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti.

Il Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2018 ha approvato due decreti legislativi riguardanti marchi e brevetti.

Entrambi i decreti entreranno in vigore soltanto dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Marchi di impresa, attuazione delle riforme UE

Il primo decreto riguarda l’attuazione nell’ordinamento italiano della Direttiva UE n. 2015/2436  sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e del Regolamento UE n. 2015/2424, ora entrambi consolidati nel Regolamento UE 2017/1001.

Il Codice della proprietà industriale subirà dunque modifiche rilevanti, la maggior parte delle quali introdotte dalle norme UE sui marchi di cui sopra.

Le novità più significative comprendono:

• l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica del marchio, che permetterà di depositare marchi in formati precedentemente non ammessi, a condizione che la rappresentazione del marchio permetta all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e al pubblico di definire l’oggetto della protezione richiesta;
• l’esclusione dalla registrazione per i marchi che consistono esclusivamente nella forma del prodotto viene estesa ad altre caratteristiche derivanti dalla natura del prodotto e a quelle necessarie per ottenere un risultato tecnico specifico o per dare un valore sostanziale al prodotto;
• l’introduzione dei marchi di certificazione, in aggiunta ai marchi collettivi;
• l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (DOP/IGP) – indipendentemente dal tipo di prodotto: vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.-  nonché nel caso di conflitto con le menzioni tradizionali protette relative ai vini o con specialità tradizionali garantite (STG)  o con denominazioni varietali di piante, in quanto tutelate dalla legislazione dell’UE o da accordi internazionali di cui l’UE è firmataria;
• la procedura di opposizione alla registrazione di una nuova domanda di marchio è estesa ai casi in cui il marchio anteriore dell’opponente goda di rinomanza, oppure sia un marchio notorio ai sensi dell’Articolo 6 bis della Convenzione di Parigi, oppure il diritto dell’opponente consista in una denominazione di origine o indicazione geografica:
• il diritto esclusivo del titolare del marchio viene esteso all’apposizione del marchio su imballaggi, etichette, ai mezzi di autenticazione o oggetti e dispositivi similari, nonché all’offerta in vendita o all’importazione o esportazione degli stessi se sussiste un rischio che possano essere utilizzati in violazione dei diritti del titolare del marchio;
• sarà possibile applicare le procedure doganali per il sequestro di merci contraffatte in transito, se il soggetto detentore delle merci non dimostra che il titolare del marchio non ha il diritto di impedire la vendita delle merci nello stato di destinazione finale;
• sarà possibile iniziare procedure dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per la nullità o la cancellazione delle registrazioni di marchio,  ma sarà necessario un ulteriore decreto; si noti che il termine fissato dalla direttiva per l’attuazione di tale procedure è il 14 gennaio 2023.

Attuazione delle norme sul Brevetto unitario e sul Tribunale unificato dei brevetti

Il secondo decreto reca le modifiche alla legislazione  nazionale necessarie all’attuazione delle norme europee sul brevetto unitario e dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti.

Vengono modificati alcuni articoli del Codice della proprietà industriale con particolare riferimento all’introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con cosiddetto “effetto unitario”) negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.

In parallelo il decreto introduce le norme necessarie all’applicazione dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, istituendo una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché sulle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati complementari di protezione (CCP) rilasciati sulla base di un brevetto europeo.

Le disposizioni transitorie e finali garantiscono l’applicazione della legislazione italiana alle cause riguardanti la porzione italiana di un brevetto europeo che siano pendenti alla data di entrata in vigore dell’ dell’Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti, oltre che alle cause promosse successivamente all’entrata in vigore dell’accordo davanti all’autorità giudiziaria italiana durante regime transitorio.

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