Il Decreto Legislativo 20.02.2019 n. 15 di attuazione della direttiva europea (UE) 2015/2436, in vigore dal 23 marzo 2019, modifica la normativa sui marchi d’impresa contenuta nel Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10.02.2005 n. 30). I cambiamenti sono sia sostanziali che procedurali.

In breve, queste le principali novità introdotte dal decreto rispetto alla previgente normativa sui marchi:

1. Abolizione del requisito della rappresentazione grafica

Tale abolizione rende possibile la registrazione di quei segni “non tradizionali” (per esempio marchi di movimento, multimediali, ologrammi, ecc.) attraverso la loro rappresentazione con una tecnologia generalmente disponibile, a condizione che essa consenta alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione richiesta.

2. Estensione del divieto di registrazione dei marchi costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto

L’esclusione dalla registrazione per i marchi che consistono esclusivamente nella forma del prodotto viene estesa ai marchi costituiti esclusivamente da altre caratteristiche derivanti dalla natura del prodotto oppure necessarie per ottenere un risultato tecnico oppure tali da conferire un valore sostanziale al prodotto.

3. Costituisce motivo di impedimento assoluto alla registrazione di un marchio il conflitto con:

A. preesistenti denominazioni d’origine e indicazioni geografiche (DOP/IGP) protette per a) prodotti agroalimentari, b) vini, vini aromatizzati, bevande spiritose,

B. menzioni tradizionali per i vini (MTV),

C. specialità tradizionali garantite (STG),

D. una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata.

4. Ampliamento dei motivi di opposizione alla registrazione di una domanda di marchio

Si potrà procedere con l’opposizione anche sulla base di:

a) una precedente denominazione di origine o indicazione geografica,

b) un marchio anteriore registrato che goda di rinomanza, ovvero un precedente marchio anteriore notoriamente conosciuto in Italia anche se non registrato (Art. 6 bis Convenzione di Parigi), nei confronti di domande di marchio anche per prodotti o servizi non affini ove si provi un indebito vantaggio per il marchio successivo o un pregiudizio per il marchio anteriore.

5. Prova dell’uso del marchio registrato

Anche nei procedimenti di decadenza di un marchio registrato da oltre cinque anni ora incombe sul titolare la prova di averlo debitamente utilizzato. Lo stesso onere spetta al titolare del marchio anteriore registrato da più di cinque nei procedimenti da esso proposti per far dichiarare la contraffazione o la nullità di un marchio successivo.

Nelle procedure di opposizione alla registrazione di una domanda di marchio, il titolare della registrazione su cui si fonda l’azione di opposizione dovrà fornire la prova dell’uso del proprio marchio se tale marchio è registrato da almeno cinque anni alla data di deposito o di priorità del marchio opposto (e non più alla data di pubblicazione del marchio opposto);

6. Ricorso incidentale alla Commissione dei Ricorsi

è stata introdotta la possibilità di proporre ricorso incidentale avverso le decisioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Ciò consentirà, ad esempio, alla parte parzialmente soccombente in un’opposizione, qualora l’altra parte proponga ricorso, di non limitarsi a difendersi nel ricorso, ma di proporre a sua volta ricorso incidentale per la parte della decisione per cui è soccombente senza dover presentare un autonomo e separato ricorso;

7. Rafforzamento del diritto esclusivo del titolare del marchio

In un’ottica di introdurre misure più stringenti per la lotta alla contraffazione,

a) è prevista la possibilità di applicare, a certe condizioni, anche in caso di mero transito in Italia, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte,

b) viene stabilito che il diritto esclusivo del titolare del marchio di vietare ai terzi vuoi di apporre il marchio – oltre che sui prodotti o sulle loro confezioni – anche su imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi, vuoi di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio qualora sussista un rischio che possano essere utilizzati in violazione del diritto di marchio.

8. Il diritto di esclusiva del marchio è limitato solo nei confronti delle persone fisiche

Viene precisato che il titolare del marchio non può impedire ad un terzo l’utilizzo nel commercio del proprio nome o indirizzo solo qualora il terzo sia una persona fisica. Pertanto, l’utilizzo del marchio anteriore come ragione o denominazione sociale di imprese o nomi di enti o associazioni, sia pure nel rispetto della correttezza professionale, costituisce violazione di marchio.

9. Modifica della normativa sui marchi collettivi e introduzione dei marchi di certificazione

I marchi collettivi si caratterizzano non più per la loro funzione (che è la stessa di qualsiasi altro marchio di impresa) ma per la titolarità riservata a persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti che tuttavia non possono essere costituiti in forma di società di capitali;

ai marchi di certificazione è invece attribuita la funzione di certificare l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e al loro titolare è fatto divieto di svolgere attività commerciale connessa con i prodotti e servizi certificati. Conseguentemente la nuova normativa prevede l’obbligo (pena decadenza) per i titolari di marchi collettivi nazionali registrati/depositati secondo la normativa previgente, di convertire il proprio segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione ai sensi della nuova normativa, entro il periodo transitorio di un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo;

10. Legittimazione del licenziatario all’azione di contraffazione

a) previo consenso del titolare del marchio anche il licenziatario non esclusivo potrà avviare un’azione per contraffazione; b) il titolare di una licenza esclusiva non necessiterà del consenso del titolare del marchio, ma potrà procedere con un’azione di contraffazione, in tutti quei casi in cui il titolare, previa messa in mora, non abbia avviato l’azione in questione entro termini appropriati; c) il licenziatario inoltre ha il diritto di intervenire in un’azione di contraffazione promossa dal titolare del marchio ai fini del risarcimento dei danni subiti.

Sono fatte salve tuttavia le diverse pattuizioni intervenute nel contratto di licenza tra il licenziante e il licenziatario.

Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti abilitati all’uso di marchi collettivi.

11. Azione amministrativa di decadenza/nullità di un marchio

Sarà possibile proporre un’azione di nullità o cancellazione di una registrazione di marchio dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: tuttavia l’implementazione di tale norma avverrà solo con l’emanazione di un ulteriore decreto e comunque entro il termine del 14 gennaio 2023.