Posted by Laura Ercoli on 3 febbraio 2021

Come recuperare il marchio copiato in Cina? Sei casi di successo di imprese italiane (e sei consigli)

Recuperare un marchio copiato in Cina da terzi si può, e spesso è meno complicato e costoso di quanto si crede: ecco sei esempi di imprese italiane che sono riuscite a far valere i propri diritti contro chi aveva usurpato loro il marchio in Cina, e altrettanti consigli su come affrontare le situazioni più tipiche.

Un’impresa italiana ha deciso di lanciare i propri prodotti sul mercato cinese, ed è arrivato il momento di pensare alla registrazione del marchio in Cina. Ma dopo il deposito della domanda arriva la doccia fredda: esiste un marchio identico, copiato e registrato in Cina, che blocca la domanda.

Le difficoltà delle imprese italiane nel recupero dei propri marchi copiati e registrati da terzi in Cina vengono raccontate dalla stampa soprattutto nel caso in cui l’impresa italiana sperimenti soltanto ulteriori difficoltà e insuccessi nel tentativo di far valere i propri diritti.

Ma è proprio vero che recuperare un marchio in Cina è impossibile, o quanto meno molto difficoltoso e troppo oneroso in termini sia di tempo che economici?

Non è così, come dimostrano i successi ottenuti da molte imprese italiane: presentiamo qui alcuni casi reali non solo in quanto esempi del recupero di marchi “copiati” registrati in Cina da terzi, ma anche come indicazione di comportamenti e strategie da adottare in alcune situazioni tipiche.

Sei casi di successo e sei consigli

1 – Non arrendersi solo perché la domanda di registrazione è stata respinta

E’ molto frequente, per le imprese che depositano una domanda di marchio in Cina, ricevere dall’Ufficio brevetti e marchi cinese un rifiuto a registrare il marchio a causa dell’esistenza di un marchio identico già registrato.

Questo accade alle imprese di qualsiasi nazionalità, anche a quelle cinesi. Depositare un marchio in Cina ha costi molto bassi, pertanto esistono entità che registrano marchi a centinaia nella speranza di poter realizzare un guadagno.

Recuperare un marchio copiato in Cina, ossia un marchio identico a quello di un’impresa italiana per il quale un terzo abbia depositato in Cina una domanda di registrazione, oppure l’abbia già ottenuta, è un obiettivo raggiungibile nella maggioranza dei casi, a condizione di rivolgersi a studi specializzati.

Nella nostra esperienza nella tutela dei marchi di imprese italiane in Cina, la maggioranza dei casi di rifiuto della domanda di registrazione è risolvibile in via amministrativa, dunque con costi e tempi ragionevoli.

2 – Attenzione alle proposte di “partner” cinesi

Le imprese italiane che non sono ancora attive in Cina a volte vengono contattate, ad esempio in seguito alla partecipazione a una fiera, da entità cinesi interessate a proporsi come partner locali. Questo genere di contatto può essere il segnale che il marchio dell’impresa italiana è stato, o sarà presto, registrato in Cina all’insaputa della titolare. E’ accaduto all’impresa italiana del settore ortopedia Pavis, che durante una fiera ha ricevuto una proposta da una ditta cinese, ma dopo una breve corrispondenza ha abbandonato la trattativa. In seguito la Pavis ha cercato di registrare il proprio marchio in Cina, scoprendo che era stata anticipata proprio dalla ditta cinese propostasi in seguito alla fiera.

In questo caso siamo riusciti a ottenere la cancellazione della registrazione cinese avendo potuto dimostrare, tramite la corrispondenza intercorsa fra le parti, che la ditta cinese al momento del deposito del marchio in Cina era già a conoscenza dei diritti della Pavis sul marchio. Le autorità cinesi hanno riconosciuto la malafede e cancellato la registrazione del marchio, consentendo alla Pavis di registrare a sua volta il proprio marchio in Cina.

3 – Usurpatori seriali: difficile evitarli, possibile sconfiggerli

Può accadere che la registrazione in Cina del marchio all’insaputa dell’impresa italiana non sia riconducibile a contatti precedenti dell’impresa stessa con realtà cinesi. In questi casi la registrazione del marchio in Cina è spesso dovuta a “usurpatori seriali”, ovvero realtà cinesi che registrano sistematicamente marchi altrui nel paese asiatico nella speranza di ottenerne un guadagno rivendendoli alle imprese vittime dell’usurpazione.

La Silikomart, società italiana molto nota per i suoi stampi da cucina in silicone, aveva già registrato da tempo il proprio marchio per le categorie di prodotti che commercializza.

Su nostro consiglio, la società aveva inoltre attivato un servizio di sorveglianza mondiale sul deposito di marchi identici o simili al proprio, dal quale è emerso il deposito di una domanda cinese per un marchio identico, ma per la categoria degli elettrodomestici, non compresa fra le categorie di prodotti coperti dalla registrazione già ottenuta dalla Silikomart.

Una volta verificato che la domanda era stata depositata da un “usurpatore seriale”, che aveva già richiesto in Cina oltre 200 registrazioni per marchi appartenenti ad altre imprese, abbiamo attivato subito una procedura amministrativa di opposizione, dimostrando la malafede di chi aveva richiesto la registrazione.

Anche nel caso del marchio Marvis, noto brand di prodotti per l’igiene orale di proprietà dell’impresa Ludovico Martelli, è stato possibile dimostrare che la società cinese che ne aveva richiesto la registrazione in Cina aveva già tentato di registrare molti altri noti marchi esteri.

In entrambi i casi l’Ufficio cinese della proprietà intellettuale ha accolto le nostre opposizioni, riconoscendo la motivazione fraudolenta delle domande e negando la registrazione dei marchi ai richiedenti cinesi.

4 – Il marchio già registrato in Cina decade se non è utilizzato

La Cangini e Tucci, attiva nel design dell’illuminazione, ha scoperto recentemente l’esistenza di un marchio “Cangini e Tucci” registrato in Cina dal 2015, che impediva all’impresa italiana di utilizzare il proprio nome sul mercato del paese asiatico. Fatte le necessarie verifiche, è emerso però che il marchio non era stato mai utilizzato in commercio dal titolare del marchio cinese. La legge cinese prevede che se il marchio non viene utilizzato per tre anni è possibile richiederne la cancellazione. La nostra richiesta di cancellazione è stata accolta, e la Cangini e Tucci ha potuto ottenere la registrazione del proprio marchio in Cina.

5 – Importante svolgere ricerche preliminari al lancio del marchio sul mercato cinese

Fra i preparativi necessari all’ingresso sul mercato cinese è bene che sia compresa sempre una ricerca per verificare l’esistenza di marchi registrati in Cina e in potenziale conflitto con il marchio che si intende utilizzare. In tal modo non solo si evita di ledere eventuali diritti altrui già esistenti, ma si rileva subito l’esistenza di domande o registrazioni che potrebbero causare un rifiuto delle autorità cinesi di registrare il nuovo marchio.

L’impresa italiana B-line, attiva nel settore dell’arredo di design, aveva scoperto proprio grazie a una ricerca preliminare fra i marchi cinesi l’esistenza di una registrazione per una “copia” del proprio marchio che avrebbe ovviamente ostacolato una nuova domanda di registrazione.

Considerata l’urgenza di B-line di ottenere una registrazione per il proprio marchio, e la possibilità di acquistare a un costo contenuto la registrazione esistente, in questo caso si è optato con il cliente per tale soluzione, consentendo così all’azienda di procedere subito con il lancio dei prodotti, senza dover sottostare ai tempi tecnici ed all’alea di un’azione di cancellazione.

La scelta della ricerca preliminare ha dunque permesso di identificare fin da subito le problematiche esistenti ed intervenire rapidamente per risolverle.

6 – Non temere di ricorrere al tribunale se l’avversario non cede

Nel caso del marchio Valpolicella, di proprietà del Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, l’esito favorevole delle procedure amministrative non è stato sufficiente al recupero del marchio Valpolicella “copiato” e registrato in Cina.

Il titolare del marchio cinese ha infatti presentato due ricorsi dinanzi ai tribunali cinesi. Abbiamo risposto a entrambe le azioni dimostrando con successo ai giudici sia l’uso ingannevole del marchio cinese, teso a suggerire un collegamento fra vini di bassa qualità e la denominazione di origine Valpolicella, sia la malafede nello sfruttamento della notorietà della denominazione di origine Valpolicella.

La sentenza definitiva dell’Alta corte di Pechino ha infine annullato la registrazione del marchio cinese che ostacolava la registrazione richiesta dal consorzio.

In questo caso, data la richiesta crescente del mercato cinese per il Made in Italy di qualità, recuperare il marchio usurpato ha richiesto uno sforzo aggiuntivo, che è stato comunque premiato dalla giustizia cinese e ha creato un precedente importante a favore del riconoscimento dei marchi e delle denominazioni di origine in Cina sia per il Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella che per tutto Made in Italy di qualità.

Recuperare il marchio copiato: costi e tempi

Come abbiamo visto, nella maggioranza dei casi il recupero del marchio copiato in Cina viene effettuato avviando delle azioni amministrative di opposizione a una domanda di marchio o di invalidità di un marchio registrato, dunque senza rivolgersi all’autorità giudiziaria. In Cina tali azioni hanno costi comparabili a quelli preventivabili per un’opposizione contro una domanda italiana o europea di marchio, e decisamente inferiori a quelli di azioni amministrative in paesi come Stati Uniti, Canada o Regno Unito.

Anche le tempistiche sono simili a quelle del marchio UE: da 12 a 14 mesi per l’opposizione ad una domanda di registrazione di marchio, dai 9 ai 18 mesi nel caso di un’azione di invalidità.

Nella minoranza di casi in cui si rivela necessario ricorrere alle vie legali, i tempi per giungere a sentenza sono comparabili a quelli del sistema giudiziario italiano.

La Cina e i diritti proprietà intellettuale, più luci che ombre

Oltre ai consigli e agli esempi delle esperienze positive di alcune imprese italiane, può essere utile anche una rapida sintesi dello stato attuale della tutela della proprietà intellettuale in Cina e delle tendenze per il futuro a breve termine.

Il governo cinese sta lavorando affinché l’economia nazionale sia sempre più basata sull’innovazione e sulla conoscenza, con l’obiettivo di rendere il paese maggiormente competitivo a livello globale.

Tale obiettivo è stato perseguito anche promuovendo la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle imprese cinesi, sia a livello nazionale che all’estero. Il balzo in avanti che il paese ha compiuto nell’ultimo decennio sotto questo profilo è visibile nelle statistiche sui depositi di brevetti, marchi e altri diritti in Cina (vedi qui i dati dell’OMPI).

Nel 2019 la Cina ha raggiunto il primo posto nella classifica mondiale per numero di depositi internazionali – ovvero di depositi in Cina da parte di imprese estere – per quanto riguarda i brevetti, e il terzo posto per i depositi di marchio (vedi qui i dati dell’OMPI); nello stesso anno l’Ufficio cinese per la proprietà intellettuale è stato a livello globale quello che ha ricevuto più domande di brevetto e di marchio (vedi qui i dati dell’OMPI).

Il paese asiatico ha anche compiuto sforzi notevoli per adeguare il proprio sistema di tutela della proprietà intellettuale agli standard internazionali, segnatamente quelli dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

La crescita dei depositi in Cina dal 2010
(dati OMPI)

Dunque molto è stato già fatto per dotare la Cina di una legislazione adeguata nel campo della proprietà intellettuale e di strumenti efficaci di ricorso sia amministrativo che legale.

L’Unione Europea ha inoltre negoziato accordi bilaterali con la Cina, di cui alcuni già in vigore, che affrontano specificamente alcuni nodi relativi alla proprietà intellettuale, prevedendo condizioni di maggiore tutela per le imprese UE nel paese asiatico.

Detto ciò, occorre riconoscere che il sistema cinese della proprietà intellettuale presenta ancora diverse criticità, e che ci vorrà del tempo prima che le ulteriori riforme già previste abbiano effetti tangibili.

Ma alla luce della nostra lunga esperienza di consulenza e assistenza nella tutela e difesa dei marchi in Cina, accumulata seguendo centinaia di imprese italiane di ogni dimensione e in ogni settore, riteniamo che registrare e difendere un marchio in Cina è non solo possibile ma decisamente consigliabile, a fronte delle opportunità che oggi il paese presenta per il Made in Italy.