Il contesto

Il 10 marzo 2021 la Camera allargata di ricorso dell’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha emesso la decisione G1/19 (in inglese) riguardante la valutazione dell’attività inventiva per i modelli di simulazione attuati tramite computer.

Il procedimento G1/19 si fonda sul ricorso n. T0489/14 riguardante la brevettabilità di un metodo per simulare i movimenti dei pedoni in un ambiente quale, ad esempio, un edificio. Il metodo rivendicato comprende caratteristiche appartenenti al profilo personale del pedone (ad esempio, la velocità preferita nel camminare o la lunghezza del passo).

I metodi di simulazione attuati tramite computer rivendicati in quanto tali (Headnote 1 e 3 in G1/19)

La decisione G1/19 afferma che i metodi di simulazione attuati tramite computer rivendicati in quanto tali possono risolvere un problema tecnico determinando un effetto tecnico che vada oltre l’attuazione, su un sistema informatico standard. (Headnote 1, par. 51). Tale effetto tecnico corrisponde a ciò che viene definito “effetto tecnico ulteriore” dalla storica decisione T1197/97 riguardante (tutte) le invenzioni attuate tramite computer.

Dunque la decisione G1/19 esclude esplicitamente che rivendicare le fasi della simulazione come parte di un metodo di progettazione abbia un impatto sulla valutazione della brevettabilità (Headnote 3).

La decisione afferma, di conseguenza, che un metodo di simulazione privo di un risultato con un legame diretto con la realtà fisica può ugualmente risolvere un problema tecnico (par. 139).

Caratteristiche che contribuiscono all’effetto tecnico della simulazione (Headnote 2 di G1/19)

Nella risposta al Quesito 2 – connesso ai criteri per la valutazione dell’attività inventiva – la decisione G1/19 conferma l’applicabilità del cosiddetto “approccio del doppio ostacolo” (“two-hurdle approach”) ai metodi e sistemi di simulazione attuati tramite computer.

Secondo tale approccio, affinché un’invenzione attuata tramite computer sia brevettabile, devono essere superati un primo ostacolo riguardante l’ammissibilità, ai sensi dell’articolo 52(2) della Convenzione sul brevetto europeo, e un secondo ostacolo connesso all’attività inventiva ai sensi dell’articolo 56. L’EPO ha spostato l’enfasi, nel corso degli anni, verso il secondo ostacolo, dal momento che il primo viene superato semplicemente inserendo “qualsiasi hardware” nella rivendicazione (il che comprende ovviamente un computer – vedi ad esempio i riferimenti in G3/08).

Il secondo ostacolo prevede che le caratteristiche differenzianti di una rivendicazione rispetto allo stato dell’arte più vicino siano identificate, e che venga operata una distinzione fra le caratteristiche differenzianti che contribuiscono e quelle che non contribuiscono all’effetto tecnico o agli effetti tecnici che la rivendicazione ha raggiunto: ai fini della valutazione dell’attività inventiva della rivendicazione, sono prese in considerazione soltanto le caratteristiche che contribuiscono (decisione T641/00 “Comvik”).

Come per le caratteristiche che contribuiscono nel caso di una rivendicazione diretta a un metodo o sistema di simulazione, la decisione G1/19 afferma che la “tecnicità” del sistema oggetto di simulazione non è sufficiente, in sé, a conferire carattere tecnico alla soluzione rivendicata. Nelle parole della decisione, il predetto “effetto tecnico ulteriore” non è necessariamente conferito dal fatto che “la simulazione è fondata, del tutto o in parte, su principi tecnici sottostanti al sistema o processo simulato” (Headnote 2).

Osservazioni ulteriori della decisione G1/19

Per raggiungere le conclusioni di cui sopra, la decisione G1/19 effettua diverse osservazioni significative.

In particolare, secondo la decisione “i modelli sottostanti una simulazione costituiscono dei vincoli (tecnici o meno) che non sono tecnici ai fini della simulazione stessa. Tuttavia possono contribuire alla tecnicità se, ad esempio, sono un motivo per adattare il computer o il modo in cui il computer opera, o se contribuiscono a effetti tecnici legati ai risultati della simulazione” (par. 110).

Inoltre la decisione opera una distinzione fra l’effetto tecnico “potenziale” implicito di un software rivendicato in quanto tale, effetto che necessariamente si verifica quando il software è lanciato su un computer, e un effetto tecnico calcolato o virtuale in quanto associato a una rivendicazione diretta alla simulazione di un sistema (tecnico). Secondo la decisione G1/19, gli effetti tecnici calcolati di un sistema simulato, come gli algoritmi impiegati nel processo di simulazione, possono contribuire alla tecnicità dell’invenzione se sono correlati al suo specifico uso o scopo tecnico (parr. 98, 112).

Brevi considerazioni

Secondo gli autori, mentre da un lato la decisione G1/19 pone dei vincoli importanti rispetto alla brevettabilità dei metodi di simulazione, dall’altro riduce l’importanza del carattere tecnico o meno del sistema oggetto della simulazione stessa.

In particolare, tale distinzione non sembra fare a priori una vera differenza nel determinare se il sistema oggetto di simulazione possa o meno essere considerato latore di un contributo alla soluzione di un problema tecnico. La decisione G1/19 stabilisce che “una simulazione numerica che contribuisce alla soluzione tecnica di un problema tecnico può anche riflettere aspetti non tecnici quali i comportamenti umani, che possono essere descritti, ad esempio, da modelli da teoria dei giochi” (par. 142).

In linea con quanto sopra, la Camera allargata di ricorso riconosce inoltre che “qualsiasi definizione di invenzione tecnica può necessitare di essere estesa nel tempo al fine di prendere in considerazione nuovi sviluppi tecnici o scientifici, o di riflettere cambiamenti nella società” (par. 77).

Si può essere d’accordo o meno con le conclusioni specifiche della decisione G1/19, ma quest’ultima considerazione è, a nostro modo di vedere, di buon auspicio per uno sviluppo corretto del sistema brevettuale (in linea con l’art. 27 dell’Accordo TRIPS).

Domande?

Hai domande sulla decisione G1/19? Contattaci, i nostri European Patent Attorney Giuseppe Romano, Gaetano Barbaro ed Elisabetta Papa saranno felici di rispondere.