Il Brevetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti diverranno operativi all’inizio del 2023; ecco la nostra lista di cinque punti da non trascurare per chi è titolare di brevetti europei – e anche per chi non è titolare di brevetti europei, ma ha dei concorrenti che lo sono.

Sono cinque i punti su cui consigliamo di riflettere prima della partenza del Brevetto unitario e del Tribunale unificato dei brevetti.

Sono entrati nella fase finale i preparativi per la partenza di due nuovi istituti, detti Brevetto unitario e Tribunale unificato dei brevetti (TUB), che rivoluzioneranno il sistema europeo dei brevetti.

Il lavoro preliminare all’inaugurazione è già a buon punto, e il Comitato Amministrativo del tribunale prevede di nominare i nuovi giudici prima della pausa estiva. Secondo le previsioni aggiornate, il Brevetto unitario e il TUB saranno operativi nei primi mesi del 2023.

A partire dalla data di apertura del TUB, i brevetti europei già concessi e le domande pendenti, oltre ai relativi certificati complementari di protezione, ricadranno sotto la giurisdizione esclusiva della nuova corte per i procedimenti riguardanti sia la validità che la contraffazione – a meno che il titolare non abbia presentato richiesta di uscire dalla giurisdizione del TUB (il cosiddetto opt-out).

Sarà infatti possibile, da tre mesi prima dell’apertura (dunque prevedibilmente nell’autunno 2022), presentare una richiesta di escludere un brevetto europeo dalla giurisdizione del TUB, a favore di quella dei tribunali nazionali – allo scopo di evitare, ad esempio, il rischio di un’eventuale revoca centralizzata del brevetto convalidato negli stati membri del TUB.

La decisione se rinunciare o no alla giurisdizione del TUB è la più urgente riguardante il nuovo sistema del brevetto unitario-TUB, ma non è certo l’unica scelta importante da fare.

Abbiamo preparato una lista di cinque punti da valutare subito se si è titolari di un brevetto europeo, o di una domanda di brevetto europeo; il quinto punto è di interesse anche per chi non è titolare di brevetti europei ma ha dei concorrenti che lo sono.

1. Brevetti europei rilasciati: uscire dalla giurisdizione del TUB o no?

Valutare, per tutti i brevetti europei già rilasciati, se si desidera fare riferimento ai singoli tribunali nazionali per il contenzioso o se si preferisce agire di fronte al TUB, assumendosi il rischio di una decisione centralizzata sfavorevole, subito applicabile in tutti gli stati aderenti.

I parametri di valutazione possono essere molteplici, tra i quali la copertura territoriale complessiva del brevetto, la prospettiva di contenziosi attivi o passivi con i concorrenti e la criticità della tecnologia protetta dal brevetto dal punto di vista commerciale.

2. Domande di brevetto pendenti: Brevetto unitario o no?

Valutare se si desidera richiedere la trasformazione dei brevetti europei di prossimo rilascio in brevetti unitari.

Se sì valutare, per le domande di brevetto europeo per le quali è previsto un rilascio a breve, la possibilità di adottare strategie di ritardo della concessione, inclusa una richiesta, da effettuare entro tre mesi dall’entrata in vigore del Brevetto unitario, di posticipo della concessione medesima.

Le ragioni per scegliere il brevetto unitario possono essere una o più delle seguenti:

• • si ritiene di avere un titolo forte, per il quale è improbabile una successiva revoca in un eventuale giudizio di nullità o in un’azione fondata su motivi che potrebbero rendere il brevetto non azionabile;
  • si desidera risparmiare sulle tasse di mantenimento, sui costi di convalida e così via, ottenendo un titolo unico per tutti i paesi aderenti.

3. Contratti di licenza in essere e futuri

Dato che l’Accordo sul TUB sancisce alcuni particolari diritti dei licenziatari, rivedere i contratti di licenza in essere e quelli futuri, al fine di verificare le facoltà concesse al licenziatario (esclusivo/non esclusivo) in base alle nuove regole.

4. Strategie di deposito di domande di brevetto

Valutare le strategie in termini di depositi di domande nazionali e divisionali alla luce del Brevetto unitario e del TUB.

5. Brevetti di terze parti: possibilità di bloccarli in contenziosi presso il TUB

Individuare possibili brevetti europei dei concorrenti da attaccare – sempre che tali brevetti non siano già usciti dalla giurisdizione del TUB – già dal primo giorno di entrata in vigore del nuovo sistema Brevetto unitario-TUB, al fine di bloccarli tramite una procedura centralizzata che avrà effetto in tutti i paesi aderenti.

Domande?

Esistono argomenti sia pro che contro il Brevetto unitario e il TUB, dunque è opportuno valutare con attenzione qualsiasi decisione.

Contattaci per sapere come puoi cogliere le opportunità ed evitare i rischi connessi al nuovo sistema europeo dei brevetti.

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