Cosa accadrà ai diritti di proprietà intellettuale con validità in tutta l’Unione Europea dopo la Brexit?  Nonostante l’incertezza sulla data della Brexit, per i titolari di marchi UE e design comunitari già concessi sono già previste procedure per garantire continuità di tutela, ma nel caso di domande pendenti occorrerà attivarsi per depositare una nuova domanda.     

Le modalità di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (UE) sono tuttora incerte vista la confusione delle posizioni all’interno del Parlamento britannico.

Sugli effetti dei diritti di proprietà industriale ottenuti in base alle normative UE, e perciò validi pienamente nel Regno Unito, si era già pronunciato a suo tempo il Governo britannico come da noi segnalato.

Le modalità di uscita del Regno Unito dall’UE ad oggi ipotizzabili sono le seguenti:

1. uscita senza accordo con la UE (cosiddetta “hard Brexit”)
2. uscita in base alla bozza di accordo con la Commissione UE
3. uscita prorogata di un certo periodo per possibile rinegoziazione con la UE.

L’unica differenza in relazione alla situazione dei diritti di proprietà industriale UE validi nel Regno Unito è che in caso di mancato accordo l’uscita resta fissata al 29 marzo 2019, mentre in caso di conferma dell’accordo ci sarà un periodo di transizione che sposterà l’uscita del Regno Unito al dicembre 2020 o eventualmente a data ancora successiva.

In caso di proroga per l’uscita, la situazione attuale resterà congelata in attesa di accordi politici.

Al momento dell’uscita, qualsiasi sia la data, secondo le dichiarazioni del governo inglese, i diritti di proprietà industriale dell’UE saranno trattati nel Regno Unito come segue.

Marchi e design dell’Unione Europea registrati

L’Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UK IPO) rilascerà automaticamente ai titolari di diritti di proprietà industriale dell’UE registrazioni nazionali di marchi e design “cloni” di quelle dell’UE.

Tale trasformazione avrà luogo senza alcun costo per i titolari, e ovviamente il nuovo titolo nazionale nel Regno Unito richiederà un rinnovo separato da quello del titolo originario dell’UE.

La stessa procedura sarà applicata alle designazioni UE di registrazioni internazionali di marchi e design, che quindi saranno anch’esse clonate in registrazioni nazionali del Regno Unito.

Questioni relative alla decadenza per non uso del marchio

Sarà considerata soggetto a decadenza per non uso una registrazione di marchio del Regno Unito clonata da una registrazione UE solo se al momento della Brexit detta registrazione UE era parimenti soggetta a decadenza per non uso.

Corrispondentemente, dette registrazioni di marchio del Regno Unito clonate non saranno soggette a decadenza per non uso se precedentemente alla data della Brexit il marchio era stato effettivamente utilizzato anche solo in Paesi dell’Unione diversi dal Regno Unito. In seguito, le registrazioni clonate diverranno soggette a decadenza per non uso qualora nei 5 anni successivi alla Brexit il marchio non sia stato utilizzato sul territorio del Regno Unito.

Marchi e design dell’Unione Europea pendenti al momento della Brexit

Al fine di mantenere la protezione nel Regno Unito di domande di marchio o design UE non ancora concesse al momento delle Brexit, occorrerà effettuare nuovi depositi nazionali entro nove mesi dalla Brexit. Tali nuovi depositi manterranno dunque la priorità delle corrispondenti domande UE. Lo stesso varrà per le designazioni UE di registrazioni internazionali.

Design non registrati

Tutti i diritti di design non registrato esistenti al momento della Brexit continueranno ad essere protetti ed azionabili nel Regno Unito per il residuo periodo di tutela. Successivamente verrà introdotto per il Regno Unito il diritto sul design non registrato.

Esaurimento dei diritti

I diritti di proprietà intellettuale che erano esauriti – in quanto non più invocabili per prodotti già messi in commercio dal titolare, o da terzi con il suo consenso, ai sensi delle norme UE e del Regno Unito prima del termine del periodo transitorio – rimarranno esauriti nell’UE e nel Regno Unito.

Il Regno Unito anche dopo Brexit continuerà a riconoscere l’esaurimento sia nel proprio territorio sia in quello degli altri Paesi dell’UE con la conseguenza che i prodotti messi lecitamente sul mercato della UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) potranno liberamente circolare anche nel Regno Unito. Tuttavia per il momento manca un impegno speculare da parte dell’UE e/o degli altri paesi SEE.

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