In caso di contraffazione online, il titolare di marchio UE può agire in giudizio in ciascuno stato membro UE in cui i consumatori sono stati destinatari di pubblicità e offerte di vendita online riguardanti prodotti che violano i diritti del marchio, o in alternativa agire in giudizio nello stato membro in cui il convenuto ha domicilio.

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) nella causa C-172/2018 ha confermato che i titolari di marchio dell’Unione Europea (marchio UE) possono agire in giudizio per contraffazione online del marchio dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui i consumatori sono stati destinatari di pubblicità e offerte di vendita online riguardanti prodotti che violano i diritti del marchio, indipendentemente dal domicilio del convenuto o da dove siano ubicati il server o i prodotti offerti in vendita.

I fatti all’origine del procedimento: quale tribunale è competente in caso di contraffazione online?

La AMS Neve, società con sede nel Regno Unito che produce e commercializza apparecchiature audio, aveva iniziato un procedimento dinanzi a un tribunale britannico per la proprietà intellettuale e le imprese (UK IP Court) contro la Heritage Audio, società con sede in Spagna. La AMS Neve sosteneva che la convenuta avesse offerto in vendita ai consumatori e pubblicizzato online, nel Regno Unito, imitazioni di prodotti della AMS Neve recanti un marchio che violava i diritti del marchio registrato dell’Unione Europea di proprietà della stessa.

La AMS Neve aveva fornito stampe di schermate provenienti da un sito riportanti le offerte di vendita di apparecchiature audio recanti il marchio contestato. Le offerte erano in lingua inglese e l’elenco dei distributori riportato comprendeva società con sede nel Regno Unito.

La UK IP Court aveva ritenuto che in base al Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea n. 207/2019 (il Regolamento), il tribunale competente per i procedimenti riguardanti la violazione di marchi UE è o il tribunale della giurisdizione in cui il convenuto ha domicilio oppure, nel caso di vendite online, il tribunale con giurisdizione sul luogo in cui il convenuto ha deciso di pubblicizzare la vendita online.

Contro tale decisione era stato presentato appello dinanzi alla Corte di Appello di Inghilterra e del Galles, la quale a sua volta aveva sospeso il procedimento per chiedere alla CGUE di stabilire, essenzialmente, se il Regolamento permette al titolare di un marchio UE, il quale ritenga che il marchio sia stato violato da una offerta di vendita online pubblicata da un terzo, di iniziare un procedimento dinanzi a un tribunale in uno stato membro UE nel cui territorio si trovano consumatori ai quali rivolgono tali pubblicità o offerte di vendita, nonostante il fatto che suddetto terzo abbia adottato in un altro stato membro le decisioni e le misure finalizzate alla pubblicazione dell’offerta online.

La sentenza: in caso di contraffazione online, doppia opzione di giurisdizione

Con la sentenza nella causa C-172/18 del 5 settembre 2019, la CGUE ha ritenuto che in virtù dell’articolo 97(1) del Regolamento, quando il convenuto ha il suo domicilio in uno Stato membro, il ricorrente presenta la sua azione dinanzi ai tribunali di quest’ultimo.

Tuttavia in virtù dell’articolo 97(5) il ricorrente può “parimenti” introdurre la sua azione dinanzi ai tribunali dello Stato membro “in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso”. La sentenza sottolinea che laddove un’azione sia presentata in base all’articolo 97(5), l’azione è limitata agli atti di contraffazione commessi, o che rischiano di esserlo, sul territorio del solo stato membro del tribunale adito.

La CGUE ritiene che l’intenzione del legislatore dell’Unione sia quella di permettere al titolare del marchio dell’Unione europea di intentare, se lo desidera, azioni mirate, ciascuna delle quali riguardante un atto di contraffazione commesso sul territorio di un solo stato membro.

La sentenza precisa però che l’articolo 97 non può essere inteso nel senso che il ricorrente può, con riguardo agli stessi atti di contraffazione, cumulare azioni fondate sui paragrafi (1) e (5) dell’articolo stesso.

Per quanto riguarda quale stato UE abbia giurisdizione, la CGUE ha citato la propria sentenza nella causa C-324/09 del 12 luglio 2011 (L’Oréal) al fine di stabilire che nel caso di pubblicità e offerte di vendita online, gli atti di contraffazione online sono commessi nel territorio in cui si trovano i consumatori ai quali sono dirette la pubblicità e le offerte di vendita.

La CGUE ha dunque confermato che un terzo il quale violi un marchio registrato dell’Unione Europea indirizzando pubblicità e offerte di vendita online ai consumatori dell’UE non può evitare l’applicazione delle norme sul rispetto dei diritti di marchio in virtù del fatto che il terzo sia domiciliato altrove, e che il server o i prodotti pubblicizzati si trovino altrove.

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