Aumentato del 20% nel 2021 il ricorso alle procedure arbitrali gestite dall’OMPI per risolvere casi di cybersquatting e altri conflitti fra marchi e nomi a dominio; oltre il 94% dei casi si concludono con il recupero o la cancellazione dei nomi a dominio in tempi brevi e senza ricorrere al tribunale.

La rapida crescita del commercio elettronico, accelerata a seguito della pandemia, ha confermato l’importanza strategica della registrazione del nome a dominio corrispondente ai marchi dell’impresa e dei suoi prodotti.

Tuttavia anche quando il nome a dominio identico al marchio viene registrato a nome dell’impresa, può accadere che domini con diverse estensioni, identici o simili al marchio, vengano registrati in malafede da terzi, fenomeno noto come cybersquatting.

Spesso la via più rapida ed economica per recuperare un nome a dominio identico o simile al proprio marchio, se la negoziazione non è un’opzione percorribile, è quella delle procedure arbitrali.

Risolvere un caso di cybersquatting tramite procedura arbitrale

Esiste una procedura arbitrale internazionale, detta UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) e amministrata, tra gli altri, dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), che consente ai titolari di marchi di recuperare nomi a dominio registrati da terzi in tutti i registri generali e in un buon numero di quelli nazionali, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il nome a dominio contestato è identico, o tale da indurre in confusione, rispetto al marchio anteriore del richiedente la riassegnazione;

b) il titolare del nome a dominio contestato non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di contestazione;

c) l’uso e la registrazione del nome a dominio contestato sono avvenuti in malafede;

Se chi chiede la riassegnazione (ricorrente) prova che sussistono le condizioni a) e c) e il titolare del nome a dominio non dimostra di avere diritto o titolo in relazione allo stesso, il nome dominio viene riassegnato al titolare del marchio.

La procedura UDRP non prevede limitazioni di tempo: il titolare del marchio che scopre l’esistenza di un nome a dominio simile o identico al proprio marchio può utilizzarla in qualsiasi momento. Inoltre, nei rari casi di insuccesso, la scelta della procedura UDRP non preclude al titolare del marchio un successivo ricorso per via giudiziale. I vantaggi di questa procedura sono evidentemente molto apprezzati poiché è già stata utilizzata per risolvere oltre 56 mila casi di cybersquatting.

Le cifre per il 2021

Nel 2021 le dispute riguardanti nomi a dominio gestite dall’OMPI tramite procedura arbitrale sono state 5128, ovvero oltre il 20% in più rispetto al 2020.

Per quanto riguarda in particolare la procedura internazionale UDRP, che è utilizzata nella maggioranza dei casi gestiti dall’OMPI, oltre il 94% delle dispute si sono concluse con la riassegnazione del nome a dominio al titolare del marchio, oppure con la sua cancellazione.

Anche il nostro studio nel 2021 ha registrato un aumento di depositi di procedure arbitrali per la risoluzione di conflitti fra marchi e nomi a dominio, ovvero circa 80 casi di cui la maggior parte presso l’OMPI.

I maggiori utenti della procedura UDRP

La grande maggioranza dei casi di UDRP riguardano nomi a dominio con estensione .com. I titolari di marchio con il maggior numero di casi UDRP sono Philip Morris (tabacco), Morgan Stanley (servizi finanziari), BB IN Technology (giochi online), Licensing IP (intrattenimento per adulti) Lego (giocattoli) Instagram (Social Media) e Intesa Sanpaolo (Servizi bancari). Considerando che ogni caso può riguardare più nomi a dominio, è invece Facebook (oggi Meta) ad avere utilizzato la procedura per il maggior numero di nomi a dominio.

Utenti italiani al settimo posto per uso dell’UDRP

Gli utenti italiani, con 1958 dispute sottoposte all’UDRP, sono settimi nella classifica internazionale degli attori nella procedura UDRP per recuperare uno o più nomi a dominio, dopo gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito, la Germania e la Svizzera. Per quanto riguarda la nazionalità dei convenuti, gli Stati Uniti sono in testa alla classifica, seguiti da Cina, Regno Unito, Francia, Spagna, Australia e Canada.

La sorveglianza sulle registrazioni di nomi a dominio

Ovviamente è consigliabile registrare sempre il proprio marchio come nome a dominio nei principali registri di interesse: ma nell’impossibilità di registrare tutti i nomi a dominio potenzialmente confondibili con i propri marchi, diventa prioritario anche attivare un servizio di sorveglianza contro la registrazione da parte di terzi di nomi a dominio confondibili con il proprio marchio, per poter affrontare tempestivamente eventuali casi di cybersquatting: alcune procedure per il recupero del nome a dominio diverse dall’UDRP possono essere attivate solo entro precisi dei limiti temporali dalla registrazione del nome a dominio.

Per saperne di più

Hai necessità di proteggere il tuo marchio online o recuperare un nome a dominio? Contattaci per parlarne con un esperto.

Contenuti correlati

Approfondimenti – Marchi e nomi a dominio