Quando una richiesta di annullamento di un marchio dell’Unione Europea è fondata su un marchio nazionale originato da un marchio dell’Unione Europea, il periodo di tolleranza di cinque anni durante il quale il titolare del marchio anteriore non è obbligato a dimostrare l’uso effettivo del marchio decorre a partire dalla data di registrazione del marchio dell’Unione Europea, non del marchio nazionale originato dalla conversione. Lo stesso dovrebbe valere, in linea di principio, nel caso di richiesta di prova d’uso in un procedimento di opposizione.  

La società austriaca Eumedics Medizintechnik Handels-und Marketingges.m.b.H. aveva richiesto, il 16 settembre 2013, l’annullamento del marchio dell’Unione Europea qui riprodotto, di proprietà della società italiana Eumedica s.r.l., produttrice di articoli ortopedici.

La richiesta di annullamento della registrazione si basava, fra l’altro, su due registrazioni nazionali -una tedesca, l’altra austriaca – per il marchio denominativo EUMEDICS.

Il richiedente sosteneva l’esistenza di un rischio di confusione fra il marchio EUMEDICS e il marchio Eumedica sport

La Divisione di Annullamento (DA) dell’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha presentato la propria decisione nel caso 9896 C il 26 gennaio 2018.

Il caso, in cui la società Eumedica s.r.l. è stata rappresentata da Società Italiana Brevetti, è importante dal punto di vista dell’applicazione delle norme sulla prova dell’uso effettivo del marchio.

La prova d’uso effettivo del marchio secondo la normativa UE

Ai sensi dei commi 2 e 3, articolo 64, del Regolamento UE 2017/1001 (Regolamento sul marchio dell’Unione Europea), il titolare di un marchio dell’Unione Europea che sia oggetto di una richiesta di annullamento può chiedere che il titolare del marchio anteriore fornisca la prova che durante i cinque anni precedenti la data della domanda di dichiarazione di nullità il marchio anteriore sia stato oggetto di uso effettivo nel territorio e per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato.

Il marchio anteriore è soggetto all’obbligo di prova d’uso (o di dichiarare motivi legittimi per un mancato uso) solo se alla data della richiesta di annullamento il marchio è stato registrato per almeno cinque anni.

In mancanza di tale prova, la richiesta di annullamento è respinta.

La conversione del marchio dell’Unione Europea in marchi nazionali

La conversione di un marchio dell’Unione Europea è il processo tramite il quale una domanda o registrazione di marchio dell’Unione Europea viene trasformata in una o più domande di registrazione nazionali.

Se un marchio dell’Unione Europea cessa di esistere, può essere convertito in marchi nazionali degli stati membri dell’Unione Europea e mantenere la data di deposito (o la data di priorità, se del caso) del marchio dell’Unione Europea.

Una decisione senza precedenti sulla prova d’uso in un procedimento di annullamento

Due registrazioni nazionali di marchio sulle quali, fra l’altro, si fondava la richiesta di annullamento del marchio EUMEDICA erano in effetti il frutto della conversione di un marchio dell’Unione Europea in marchi nazionali (uno austriaco, l’altro tedesco), avvenuta in seguito all’annullamento parziale della registrazione UE.

Le date di registrazione dei due marchi nazionali originati dalla conversione risultavano essere rispettivamente il 18 febbraio 2014 e il 19 maggio 2014.

Nonostante ciò Società Italiana Brevetti aveva richiesto ugualmente la prova d’uso effettivo dei due marchi sottolineando che le due registrazioni nazionali derivavano appunto dalla conversione di un marchio dell’Unione Europea anteriore, la cui registrazione era stata concessa il 31 agosto 2004, e che era questa la data di registrazione da prendere in considerazione e non quelle dei due marchi nazionali derivanti da conversione.

La DA ha fatto riferimento all’articolo 139 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea, ai sensi del quale la data di deposito o di priorità del marchio dell’Unione Europea soggetto a conversione viene preservata e diviene la data di deposito o di priorità delle domande nazionali.

La DA ha inoltre citato la decisione nel caso R1313/2006-G “cardiva” in cui la Camera Allargata dell’EUIPO aveva ritenuto che un’opposizione fondata su una domanda anteriore di marchio dell’Unione Europea può essere mantenuta sulla base delle registrazioni di marchio derivanti da conversione della domanda di marchio dell’Unione Europea; tuttavia, secondo la DA “la conversione di un marchio dell’Unione Europea in registrazioni nazionali non implica che il richiedente possa beneficiare di un nuovo periodo di 5 anni di tolleranza a partire dalla data di registrazione a livello nazionale”.

Nel caso di specie, il marchio dell’Unione Europea convertito era stato registrato il 31 agosto 2004; pertanto rientrava nell’obbligo di prova d’uso effettivo nei cinque anni precedenti alla data della domanda di annullamento, dal momento che il quinquennio di tolleranza, decorrente dalla data di registrazione, era già scaduto al 16 settembre 2013, data della richiesta di annullamento del marchio Eumedica Sport.

La DA ha dunque preso la decisione senza precedenti di considerare ammissibile una richiesta di prova d’uso effettivo fondata sulla data di registrazione di un marchio dell’Unione Europea convertito che aveva originato i marchi nazionali sui quali era fondata la domanda di annullamento.

Il titolare del marchio EUMEDICS non ha presentato alcuna prova d’uso, o alcun motivo legittimo per mancato uso.

La richiesta di annullamento è dunque stata respinta, e la registrazione del marchio dell’Unione Europea del nostro cliente non ha subito alcuna conseguenza.

Di fronte a una richiesta di annullamento è sempre bene porre attenzione alle registrazioni nazionali: se derivano dalla conversione di un marchio dell’Unione Europea, sono più vecchie di quanto possono sembrare a prima vista!

Inoltre il ragionamento seguito dalla DA dovrebbe valere, in linea di principio, anche per una richiesta di prova d’uso del marchio anteriore in un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio ai sensi dei commi 2 e 3, articolo 47, del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea.

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