La sentenza del Tribunale UE nel caso Glashütte estende direttamente al mondo virtuale la distintività di un marchio, nel contesto di una chiara evoluzione della giurisprudenza in materia di marchi dell’Unione europea; cosa significa in termini di strategia di tutela del marchio?

L’11 dicembre 2024 il Tribunale dell’Unione europea ha emesso una sentenza particolarmente interessante nella causa T-1163/23, in cui sostanzialmente si afferma che la distintività del marchio in relazione a prodotti nel mondo fisico può rimanere la stessa anche per i medesimi prodotti del mondo virtuale. 

I fatti

La società Glashütter deposita una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il marchio figurativo qui riprodotto; nella domanda sono elencati i prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione del marchio, tutti relativi al settore dell’orologeria nelle classi 9, 35 e 41, fra i quali prodotti e servizi virtuali quali gli orologi e accessori digitali utilizzabili in ambienti online o mondi virtuali e vari servizi di vendita e intrattenimento virtuale riguardanti prodotti di orologeria.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e la sua Commissione dei Ricorsi respingono la domanda sia in prima che in seconda istanza, con la motivazione che il marchio è privo di “carattere distintivo” poiché associato dal pubblico di riferimento alla città tedesca di Glashütte, rinomata per le numerose manifatture di orologeria di alta qualità.

Il marchio richiesto, secondo l’EUIPO e la Commissione dei Ricorsi, sarebbe percepito come una semplice indicazione di provenienza del prodotto e non permetterebbe al pubblico stesso di distinguere l’origine commerciale dei prodotti e servizi.

La Glashütter presenta nuovamente appello dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, sostenendo che nel mondo virtuale la città di Glashütte non gode di alcuna reputazione nel settore degli orologi, che il pubblico degli orologi reali differisce da quello degli orologi virtuali e che la notorietà della città di Glashütte nel settore dell’orologeria non è pertanto trasferibile al mondo virtuale.

La decisione del Tribunale UE

Secondo la sentenza dell’11 dicembre 2024, in presenza di determinate condizioni da valutare caso per caso il pubblico di riferimento può percepire il marchio per prodotti e servizi virtuali nello stesso modo in cui percepisce il marchio per i corrispondenti prodotti e servizi reali.

Nel caso in questione il pubblico, esposto al marchio “Glashütte ORIGINAL” per prodotti e servizi virtuali nel settore dell’orologeria, percepirebbe le stesse sensazioni positive riguardo la qualità e l’autenticità dei prodotti e servizi reali, come una logica estensione della reputazione della città di Glashütte nel settore dell’orologeria.

Commento

La sentenza è interessante poiché afferma che la capacità distintiva di un marchio non è limitata ai prodotti e servizi fisici ma può essere estesa ai prodotti e servizi che li emulano nel mondo virtuale, a prescindere dalle valutazioni circa la differenza fra prodotto reale e virtuale.

La decisione si inserisce, in realtà, in un processo di evoluzione della posizione dell’EUIPO e della giurisprudenza dell’Unione europea, che si sta adeguando al dato di fatto che i prodotti reali sono sempre più spesso riprodotti nel mondo virtuale.

Ovviamente in base a questo principio anche la distintività del marchio nel mondo fisico può rimanere inalterata nel mondo virtuale, nell’ambito dei medesimi prodotti e servizi.

Il rischio da evitare è dunque che si seguano logiche diverse nella scelta di nuovi marchi per il mondo virtuale, discostandosi dai principi cardine nella tutela dei marchi per prodotti e servizi per il mondo fisico.

Parallelamente, è sempre opportuno evitare che prodotti digitali recanti un marchio di terzi, inseriti ad esempio in videogiochi e/o metaversi, possano entrare in conflitto con marchi che caratterizzano i medesimi prodotti nel mondo reale.

In termini di strategia di tutela del marchio, può essere opportuno per i titolari di marchio valutare l’opportunità di monitorare il deposito di domande di marchi potenzialmente in conflitto tenendo conto dei prodotti e servizi di interesse sia reali che virtuali.

Grazie a Carlo Lamantea per aver contribuito a questa notizia.

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