MARCHIO PATRONIMICO

Non sono da escludersi la registrazione e l’uso del segno contenente il patronimico già inserito in altro marchio registrato, ma è necessario verificare se lo sfruttamento del segno possa considerarsi contrario agli “usi consueti di lealtà”, accertando fra l’altro se il segno pregiudica il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà.

Il noto stilista Elio Fiorucci, scomparso nel 2015, uscì dalla Fiorucci S.p.A. nel 1990 cedendo alla Edwin Co. Ltd. (la Edwin) diversi marchi registrati, denominativi e figurativi, comprendenti il cognome Fiorucci.

Lo stilista aveva in seguito registrato alcuni marchi contenenti il patronimico Fiorucci (fra gli altri il marchio “Love Therapy By Elio Fiorucci”) utilizzati per commercializzare a pubblicizzare articoli di abbigliamento, accessori e gadget vari.

Negli anni la Edwin ha intentato diverse cause volte a dimostrare che la registrazione e l’uso da parte dello stilista di marchi contenenti il patronimico Fiorucci aveva leso i diritti sui marchi già ceduti alla Edwin. La disputa è oggetto della sentenza della I Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 12995, depositata il 24 maggio 2017.

I fatti all’origine della causa
La Edwin si era rivolta al Tribunale di Milano sostenendo che l’uso dei marchi contestati contenenti il patronimico Fiorucci costituiva contraffazione dei marchi di proprietà della Edwin, oltre che concorrenza sleale.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Milano avevano respinto il ricorso della Edwin in base all’articolo 21 del Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo n. 30/2005), secondo il quale i diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso del loro nome nell’attività economica, se l’uso è conforme ai principi della correttezza professionale. Secondo la sentenza della Corte di Appello di Milano, la presenza nei marchi registrati e utilizzati dallo stilista dell’elemento “by Elio Fiorucci” non era contraria alla norma in questione in quanto il patronimico era utilizzato in funzione non distintiva ma descrittiva, ovvero per indicare il contributo creativo dello stilista. La Edwin aveva presentato ricorso presso la Corte di Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione
La sentenza n. 12995/2017 ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano.

La Suprema Corte ha chiarito innanzitutto che essendo l’azione legale in questione iniziata il 27 gennaio 2005, la vicenda non era regolamentata dal Codice della Proprietà Industriale, entrato in vigore il 19 marzo 2005, ma dalla Legge marchi ancora vigente all’epoca dei fatti.

L’articolo 1 bis della Legge marchi disponeva che i diritti sul marchio d’impresa registrato non permettevano al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del loro nome purché l’uso fosse “conforme ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva”.

La norma della Legge marchi derivava dall’art. 6.1 della Direttiva 89/104/UE, secondo il quale il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio del patronimico se l’uso è conforme agli “usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”. Secondo la giurisprudenza comunitaria, l’uso del patronimico coincidente con un marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale nei seguenti casi:

• avviene in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale fra i terzi e il titolare del marchio;
• pregiudica il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà;
• arreca discredito o denigrazione a tale marchio;
• il terzo presenta il suo prodotto come un’imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui non è titolare.

È dunque in questo senso che la Corte di Appello di Milano avrebbe dovuto interpretare l’articolo 1 della Legge marchi.

La sentenza impugnata è erronea, secondo i giudici di Cassazione, non solo perché applica l’articolo 21 del Codice della Proprietà Industriale a fatti antecedenti la sua entrata in vigore, ma soprattutto perché il giudice del merito era tenuto, nel caso di un marchio molto noto quale era il marchio Fiorucci, a verificare se l’uso del patronimico pregiudicasse il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà.

La sentenza della Suprema Corte sottolinea al riguardo che l’indebito vantaggio può sussistere anche  in assenza di un rischio di confusione, a causa del semplice agganciamento fra i segni.

Assodato che non è da escludere in termini assoluti la registrazione e l’uso del marchio contenente il patronimico che sia già inserito in altro marchio registrato, era necessario comunque verificare se lo sfruttamento del segno potesse considerarsi contrario agli “usi consueti di lealtà”.

I giudici di Cassazione citano un’altra recente sentenza della stessa corte riguardante in un’ulteriore causa fra la Edwin e lo stilista Elio Fiorucci: la n. 10826 del 25 maggio 2016 (vedi notizia) secondo la quale l’inserimento delle parole “by Elio Fiorucci” nei marchi registrati dallo stilista in seguito alla cessione del marchio Fiorucci alla Edwin non era conforme alla correttezza professionale in quanto non giustificato da un’esigenza descrittiva.

Questa nuova pronuncia della Cassazione aggiunge che è proprio l’insussistenza di un uso descrittivo del patronimico a determinare l’agganciamento dei segni, con il duplice effetto di consentire da un lato al titolare del marchio posteriore di trarre un vantaggio dalla posizione acquisita sul mercato dal marchio anteriore e, dall’altro, di attenuarne la capacità distintiva.

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