E’ in vigore dal 1 giugno 2021 la nuova legge nazionale che governa brevetti e design in Cina. Le novità introdotte mirano a far crescere gli investimenti in innovazione, facilitando il ricorso alla giustizia contro la violazione dei diritti di proprietà industriale e l’ottenimento di importi molto più elevati a risarcimento del danno; le nuove norme inoltre incentivano la tutela del design e introducono l’estensione fino a cinque anni della durata dei brevetti farmaceutici per recuperare i tempi dell’autorizzazione all’immissione in commercio; è inoltre possibile ottenere l’estensione della durata dei brevetti a compensazione del ritardo nell’esame della domanda.

Risarcimenti più alti per la contraffazione di brevetti e design in Cina

La nuova legge ha aumentato l’importo del risarcimento legale per le violazioni dei brevetti e dei design in Cina: il limite massimo per il risarcimento ottenibile è stato aumentato a cinque milioni di yuan, ovvero circa 643 mila euro (precedentemente era un milione di yuan), mentre il nuovo limite minimo è di 30 mila yuan, ovvero circa 3.860 euro (precedentemente era 10 mila yuan).

La nuova legge introduce inoltre un sistema di risarcimento punitivo: se la violazione è stata intenzionale e le circostanze sono gravi, l’importo del risarcimento del danno può essere fino a cinque volte il valore del guadagno realizzato dal contraffattore, guadagno che può essere calcolato in base alla documentazione contabile del contraffattore, oppure, se si rivela impossibile ottenere tale documentazione, stimato in base alle prove e alle richieste presentate dal titolare del brevetto o design.

Esteso il termine per la prescrizione della violazione del brevetto

La nuova legge brevetti aumenta a tre anni (dai due anni previsti dalla legge precedente) il termine per la prescrizione per la violazione di un brevetto. Il termine decorre dalla data in cui il titolare del brevetto o le parti interessate hanno potuto venire a conoscenza della violazione.

Tutela del design di parte del prodotto

La nuova legge introduce la possibilità, esclusa dalla precedente normativa, di richiedere la tutela del design anche solo per una parte del prodotto. Inoltre la durata della tutela viene prolungata a 15 anni (precedentemente 10 anni), allineandola agli standard del Sistema dell’Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali.

Priorità nazionale per il design

Altra importante novità è l’introduzione della priorità nazionale per il design. Secondo la legge precedente la rivendicazione di priorità di una domanda cinese di design poteva riguardare soltanto una domanda precedente depositata all’estero. In seguito alle modifiche, entro sei mesi dal deposito in Cina di una prima domanda di tutela per design è possibile depositare una seconda domanda cinese che rivendica la priorità della prima domanda.

Contraffazione del design o modello di utilità

La nuova legge consente a chi viene accusato di aver violato i diritti di un design o modello di utilità di richiedere all’Ufficio cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA) un documento di valutazione del design o modello di utilità in questione. In precedenza la richiesta poteva essere presentata soltanto dal titolare del diritto. Occorre tenere conto che in Cina la tutela per design e modelli di utilità viene concessa senza un esame dei requisiti; questa modifica mira a rendere più rischioso attaccare un concorrente in base a un design o modello di utilità che non possiede i requisiti per la tutela.

Estensione della durata del brevetto

La nuova legge introduce l’estensione della durata del brevetto farmaceutico per compensare i tempi di attesa per l’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco in Cina. L’estensione dovrà essere richiesta dal titolare del brevetto, non potrà superare i cinque anni e la durata effettiva totale del brevetto risultante non potrà superare i 14 anni dall’emissione dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Si tratta di un meccanismo paragonabile a quello del Certificato complementare di protezione già previsto dalla normativa dell’Unione Europea.

I titolari di brevetti in genere (non solo farmaceutici) potranno richiedere un’estensione della durata nel caso in cui il brevetto venga rilasciato dalle autorità cinesi con un ritardo di oltre quattro anni dalla data del deposito della domanda e di oltre tre anni dalla data della domanda di esame.

“Patent linkage” per brevetti farmaceutici

La nuova legge istituisce un nuovo meccanismo per una definizione più rapida dei conflitti fra i titolari di brevetti farmaceutici e i produttori di farmaci generici.

Mentre in precedenza il titolare di un brevetto farmaceutico doveva attendere la commercializzazione del prodotto generico per contestare l’eventuale violazione del proprio brevetto, secondo le nuove norme il titolare (o altro soggetto interessato) può richiedere una procedura di accertamento su un farmaco che ritiene in violazione del proprio brevetto già a partire dal momento della richiesta di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco stesso.

Se il titolare del brevetto non agisce entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio, anche il richiedente l’autorizzazione all’immissione in commercio può presentare a sua volta una domanda di accertamento negativo della contraffazione.

In entrambi i casi, le autorità cinesi possono decidere di sospendere l’emissione dell’autorizzazione in commercio in attesa della definizione dell’eventuale conflitto fra titolare di brevetto e produttore del farmaco generico.

Licenza aperta

Il titolare di un brevetto può presentare alle autorità cinesi una dichiarazione di “licenza aperta”, ovvero di disponibilità a concedere il proprio brevetto in licenza. Durante il periodo di sfruttamento della licenza il titolare del brevetto godrà di una riduzione delle tasse annuali di mantenimento del brevetto stesso.

Periodo di grazia

Se per motivi derivanti da un’emergenza nazionale un’invenzione è stata oggetto di divulgazione durante i 6 mesi precedenti il deposito di una domanda di brevetto, tale divulgazione non avrà effetto sul requisito di novità dell’invenzione ai fini del rilascio del brevetto.

Termine per la presentazione di documenti di priorità

La nuova legge estende a 16 mesi il termine (precedentemente di soli 3 mesi) per la presentazione dei documenti di priorità per le domande di brevetto o brevetto per modello di utilità.

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