Il know-how aziendale e i segreti commerciali saranno presto più tutelati con l’entrata in vigore della legge di attuazione della direttiva UE 943/2016.

È entrato in vigore il 22 giugno 2018 il Decreto Legislativo n. 63/2018 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018, che ha attuato in Italia la Direttiva UE n. 943/2016 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti .

Il provvedimento introduce novità importanti e al contempo rafforza le misure già esistenti per la difesa del know-how aziendale e dei segreti commerciali.

Cosa non cambia?

L’oggetto della tutela rimane immutato.

Il know-how aziendale e i segreti commerciali sono intesi sempre come “le informazioni aziendali, le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali”.

Al fine di poter beneficiare della tutela prevista dal Codice della proprietà industriale, il know-how aziendale e i segreti commerciali devono essere:

• segreti;
• dotati di valore economico in quanto segreti;
• oggetto di misure adeguate a mantenerne la segretezza.

Cosa cambia?

Ampliato l’ambito della tutela

Il D. Lgs. n. 63/2018 prevede che il titolare di segreti commerciali o know-how aziendale possa agire anche nei confronti dei soggetti che abbiano colposamente o anche senza colpa rivelato o utilizzato i segreti, ovvero commercializzato merci che costituiscono violazione degli stessi. Viene così ampliato l’ambito della tutela, precedentemente confinato alle sole condotte dolose.

Maggiori garanzie nei procedimenti giudiziari

I segreti commerciali sono più tutelati nei procedimenti giudiziari: le imprese hanno maggiori garanzie quando il procedimento riguardi segreti commerciali o know-how.

Infatti allo scopo di mantenere la segretezza il giudice può vietare ai soggetti coinvolti nel procedimento (parti, difensori, consulenti tecnici, ecc.) di rivelare e utilizzare i segreti commerciali e il know-how aziendale conosciuti nel corso del processo, o potrà disporre l’oscuramento o la rimozione di informazioni “sensibili” contenute nei provvedimenti. In particolare, sono previste specifiche sanzioni penali in caso di mancato rispetto dell’ordine del giudice.

Cauzione per l’uso del know-how/segreto ritenuto violato

Nei procedimenti cautelari il giudice può permettere al presunto autore dell’illecito di continuare l’uso del know-how aziendale o dei segreti commerciali che si ritengono violati dietro versamento di una cauzione.

L’autore della violazione senza colpa può chiedere di proseguire l’uso ritenuto illecito del know-how e segreti commerciali a fronte del versamento di una cauzione (da parametrarsi in base alla royalty prevista per l’utilizzo – legittimo – del segreto), ma la decisione è rimessa al giudice che è tenuto a valutare tutte le circostanze del caso.

Inasprite le sanzioni penali

Il D. Lgs. n. 63/2018 ha l’ulteriore effetto di inasprire le pene per la rivelazione di segreti commerciali o del know-how aziendale abusivamente acquisiti: sono previste sanzioni penali piuttosto severe (reclusione fino a due anni) e un aumento della pena qualora il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici.

La nuova normativa di attuazione della Direttiva UE n. 943/2016 sulla tutela del know-how e dei segreti aziendali mette dunque a disposizione delle imprese misure nuove o rafforzate per agire in caso di furto di informazioni segrete e di valore.

Essere in grado di dimostrare di aver adottato misure adeguate per proteggere la segretezza delle informazioni stesse rimane fondamentale per poter accedere a tali misure.

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