La sentenza della Corte di Cassazione nel caso Tic Tac conferma che la registrazione del packaging come marchio di forma offre una valida difesa dai tentativi di contraffazione e concorrenza sleale.

Il marchio di forma Tic Tac registrato dalla Ferrero come marchio dell’Unione Europea.

La prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata il 28 aprile 2023, con decisione pubblicata l’11 maggio 2023, nel ricorso riguardante la disputa fra la società Ferrero S.p.A. (la Ferrero) e la società Mocca Spol. S.R.O (la Mocca). La sentenza sottolinea il valore della registrazione del packaging nella difesa del marchio.

Le precedenti sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello di Torino sul merito della lite avevano già stabilito che la commercializzazione in Italia da parte della Mocca di confezioni di confetti contraddistinti dal marchio “Bliki” aveva violato i marchi di forma (c.d. marchi tridimensionali) detenuti dalla Ferrero sulle confezioni dei confetti con il marchio “Tic Tac”, e costituiva inoltre un atto di concorrenza sleale.

Mocca aveva presentato ricorso contro la sentenza di appello dinanzi alla Corte di Cassazione in base a numerose motivazioni, tutte considerate dalla corte o inammissibili oppure infondate.

In una delle motivazioni in particolare, la Mocca sosteneva che il marchio di forma detenuto dalla Ferrero per la confezione dei confetti “Tic Tac” non sarebbe tutelabile a norma di legge innanzitutto in quanto costituito esclusivamente da una forma funzionale, ovvero di una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, e in secondo luogo perché tale forma darebbe un “valore sostanziale al prodotto”, ovvero sarebbe una caratteristica che modifica l’identità di un prodotto aumentandone il valore.

I giudici supremi hanno ribadito che per quanto riguarda le norme applicabili in materia di marchi, per “forma necessaria” si intende la forma indispensabile ad ottenere un risultato funzionale; nel caso di specie la forma della confezione oggetto della registrazione del marchio tridimensionale detenuta dalla Ferrero non è l’unica forma che possa adempiere alla funzione di contenere i confetti, dunque non è necessaria, né conferisce un valore sostanziale al prodotto; pertanto la confezione “Tic Tac” Ferrero è tutelabile come marchio.

La corte ha inoltre sottolineato come la forma della confezione “Tic Tac”, proprio perché non è l’unica forma idonea a contenere confetti, permette ai consumatori di distinguere la provenienza del prodotto, ovvero possiede quel “carattere distintivo” che è uno dei requisiti per la registrabilità del marchio.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite; la Mocca non potrà dunque più commercializzare in Italia il prodotto “Bliki” nelle confezioni contestate, pena il pagamento di una penale per ogni confezione venduta dopo il termine fissato dalla sentenza.

Da notare che la decisione ribadisce il ruolo fondamentale della registrazione del packaging come marchio nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale particolarmente nel settore alimentare, caratterizzato da un mercato molto affollato nel quale le confezioni svolgono un ruolo decisivo nell’orientare il consumatore, ma sono anche facilmente imitabili.

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