Secondo una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, se un’azione per contraffazione di un brevetto europeo valido in più stati viene proposta nello stato UE di residenza del convenuto, il giudice ha giurisdizione transfrontaliera sulla contraffazione nonostante le azioni difensive di nullità promosse dal convenuto in un altro stato di validità del brevetto.

Il 25 febbraio 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza nella causa C-339/22, fornendo nuove indicazioni in merito al contenzioso transfrontaliero riguardante brevetti europei.

La decisione è della massima importanza per le controversie sui brevetti dinanzi ai tribunali nazionali dell’Unione Europea (UE), poiché l’interpretazione da parte della corte di alcune norme UE consente potenzialmente di far valere un brevetto europeo con un’unica azione contro atti di contraffazione verificatisi in 27 stati membri dell’UE e in Islanda, in Norvegia e in Svizzera, oltre che in alcuni altri stati, se membri di certe convenzioni internazionali.

La sentenza dimostra inoltre che il contenzioso sui brevetti in Europa richiede non solo la conoscenza delle leggi europee in materia di brevetti, dei regolamenti dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali, ma anche la comprensione di come tutte queste normative possono sovrapporsi e interagire.

I fatti all’origine del contenzioso

La società tedesca BSH aveva agito in giudizio contro la società svedese Electrolux dinanzi a un tribunale svedese nel 2020.

BSH sosteneva che Electrolux avesse violato il suo brevetto europeo riguardante tecnologia per aspirapolvere e chiedeva alla corte una misura cautelare che imponesse a Electrolux di cessare l’uso dell’invenzione brevettata in tutti gli stati di validità del brevetto stesso: vale a dire in Svezia, in altri sei stati membri dell’UE (Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna) nonché nel Regno Unito e in Turchia, che non sono stati membri dell’UE.

Electrolux aveva presentato una domanda riconvenzionale di nullità del brevetto BSH in Svezia così come in tutti gli altri stati, sostenendo che mentre tale azione di nullità era pendente il tribunale svedese non aveva giurisdizione nella causa di violazione di brevetto in stati che non fossero la Svezia.

Il tribunale svedese aveva riconosciuto, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, del Regolamento UE 1215/2012, sulla giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (Regolamento Bruxelles I bis), di non avere giurisdizione sulle azioni di contraffazione riguardanti le porzioni del brevetto valide in altri stati.

BSH aveva presentato ricorso contro la decisione, e la corte d’appello svedese ha sospeso il procedimento per chiedere alla CGUE indicazioni sulla corretta interpretazione della norma di cui sopra.

I punti principali della sentenza della CGUE

Sulla giurisdizione negli stati membri dell’UE

1.Ai sensi dell’articolo 24, comma 4, per le azioni per contraffazione del brevetto europeo è competente il giudice dello stato dell’UE nel cui territorio è domiciliato il convenuto, nonostante eventuali azioni di nullità contro il brevetto. Le azioni di nullità, invece, ricadono sotto la giurisdizione dei tribunali nazionali degli stati UE in cui il brevetto è valido.

2. Qualora il giudice dello stato dell’UE investito dell’azione per contraffazione ritenga che esista una ragionevole e non trascurabile possibilità che il brevetto in questione venga dichiarato nullo dal giudice competente, può sospendere il procedimento.

Sulla giurisdizione negli stati non membri dell’UE

1.Ai giudici degli stati terzi non si applica l’articolo 24, comma 4; pertanto, i tribunali dell’UE non hanno giurisdizione sulle azioni di nullità negli stati non membri dell’UE.

2. I tribunali degli stati membri dell’UE possono pronunciarsi sulle domande di nullità riguardanti stati non membri dell’UE presentate in difesa, ma gli effetti delle decisioni saranno limitati alle parti nel procedimento, senza alcun effetto sui registri nazionali.

Effetti della sentenza sul contenzioso transfrontaliero in materia di brevetti europei

Contenzioso dinanzi ai tribunali nazionali dell’Unione Europea

La decisione della CGUE chiarisce non soltanto che l’articolo 24, paragrafo 4, consente la giurisdizione transfrontaliera sulla contraffazione tra gli stati membri dell’UE; sottolinea che la Convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale contiene una disposizione che produce sugli stati membri gli stessi effetti dell’articolo 24, paragrafo 4.

L’Islanda, la Norvegia e la Svizzera, che non sono stati membri dell’UE, aderiscono alla Convenzione di Lugano e alla Convenzione sul brevetto europeo.

Pertanto un’azione per contraffazione di un brevetto europeo intentata nello stato dell’UE in cui è domiciliato il convenuto può potenzialmente coprire la contraffazione avvenuta ciascuno dei 27 stati membri dell’UE oltre che in Islanda, Norvegia e Svizzera e altri paesi che aderiscono alla Convenzione di New York o ad accordi bilaterali.

Contenzioso dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti

In un caso simile, il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) avrebbe giurisdizione sia per la contraffazione che per la validità del brevetto europeo negli stati membri del TUB; non tutti gli stati aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo sono membri del TUB, pertanto esso sarebbe competente esclusivamente per la contraffazione, non anche per la validità, negli stati di validità del brevetto europeo che sono membri del TUB, ma che sono membri o dell’UE (come Spagna e Irlanda) oppure della Convenzione di Lugano (Islanda, Norvegia e Svizzera).

Nel caso del Regno Unito e della Turchia, che sono membri del sistema del Brevetto Europeo ma non sono stati UE e non aderiscono alla Convenzione di Lugano, il TUB potrebbe pronunciarsi su contraffazione e validità, ma la decisione avrebbe validità solo inter partes e non produrrebbe effetti sui registri nazionali dei due paesi.

Grazie a Mario Pozzi partner di SIB Lex per aver contribuito a questa notizia.

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