MARCHIO COMUNITARIO – GIURISPRUDENZA

Dietrofront del Tribunale UE nel conflitto fra i segni F1 Formula1 e F1-Live: dopo l’annullamento della prima pronuncia da parte della Corte di Giustizia, con la seconda sentenza il Tribunale riconosce il rischio di confusione fra i due segni e di fatto esclude la registrazione comunitaria per la domanda di marchio F1-Live.

La disputa fra la Formula One Licensing e Racing-Live SAS, riguardante la domanda di registrazione comunitaria per il marchio rappresentato in basso a sinistra, si è conclusa l’11 dicembre 2014 con la sentenza del Tribunale dell’Unione Europea (nel seguito il Tribunale) nel procedimento T-10/09 RENV.

A tale domanda, depositata nel 2004, si era opposta la Formula One Licensing sulla base di registrazioni nazionali, comunitarie e internazionali riguardanti diversi marchi verbali e figurativi comprendenti l’elemento F1, fra le quali la registrazione comunitaria per il marchio F1 rappresentato in basso a destra; l’opposizione riguardava tutti i prodotti e servizi rivendicati nella domanda.

 La prima sentenza del Tribunale

La disputa era giunta dinanzi al Tribunale, che con sentenza del 17 febbraio 2011 nel procedimento T-10/09 (vedi notizia) aveva escluso il rischio di confusione fra la domanda e i marchi anteriori F1; il Tribunale aveva opinato che tali marchi anteriori fossero descrittivi, sostanzialmente perché sebbene il pubblico non ignori che F1 sia l’abbreviazione consueta di “Formula 1” in quanto categoria di automobili da competizione, non lo collega con le corse organizzate dal gruppo della Formula One Licensing. Fra i marchi di proprietà della Formula One Licensing, secondo il Tribunale, soltanto il logo figurativo F1 riprodotto qui sopra compensava l’elemento descrittivo F1 con la spiccata distintività risultante dalla combinazione di linee e colori e dalla disposizione delle lettere.

La Formula One Licensing aveva presentato appello contro la sentenza.

La Corte di Giustizia annulla la sentenza con rinvio

Con sentenza del 24 maggio 2014 nel procedimento C-196/11P, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la Corte) aveva stabilito che il Tribunale, nel mettere in discussione la validità di un marchio nazionale in un procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio comunitario, aveva ecceduto la propria competenza violando le norme sulla coesistenza dei marchi comunitari e nazionali.

La Corte aveva annullato la sentenza rinviando nuovamente il caso allo stesso Tribunale.

La seconda sentenza del Tribunale

La sentenza del Tribunale nel procedimento T-10/09 RENV sottolinea preliminarmente che l’elemento verbale F1 possiede uno scarso carattere distintivo in quanto costituisce l’abbreviazione abituale dell’espressione Formula 1, e che tale elemento non può essere considerato dominante nel marchio oggetto della domanda di registrazione. Tuttavia il Tribunale osserva anche che lo scarso carattere distintivo non esclude in sé il rischio di confusione, che la somiglianza dei prodotti e dei servizi è un fattore importante da tenere in considerazione, e che nel caso in questione il prodotti e servizi rivendicati dai due marchi sono identici o molto simili.

Il Tribunale procede quindi a confrontare i due segni, stabilendo che ebbene esistano elementi di differenziazione visiva, fonetica e concettuale, sussiste altresì un certo grado di somiglianza globale, a causa del comune elemento F1. Inoltre nel marchio oggetto della domanda, l’elemento denominativo «live» e l’elemento figurativo consistente in un cerchio che spicca su uno sfondo grigio scuro possono richiamare la trasmissione in diretta di eventi sportivi e un circuito automobilistico, e contribuire a fissare nella mente del pubblico di riferimento l’immagine delle corse automobilistiche di formula 1 trasmessa dall’elemento F1.

Di conseguenza il Tribunale ha stabilito che non si può escludere il rischio di confusione nella mente dei consumatori poiché è probabile che questi colleghino i due marchi, che interpretino il marchio oggetto della domanda come una variante del marchio anteriore F1, e che considerino i due marchi come aventi un’unica origine commerciale.

La sentenza del Tribunale ha quindi annullato la decisione della Commissione di ricorso dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno, di fatto escludendo la registrazione comunitaria per la domanda di marchio F1-Live.