È tempo di decidere se agire per evitare l’automatismo che dal 1 giugno 2023, secondo le ultime previsioni, porterà tutti i brevetti europei concessi o pendenti sotto la giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Il 1 giugno 2023 è la data in cui è ufficialmente prevista l’entrata in vigore del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e del Brevetto Unitario.

Il 1 marzo 2023 è invece, sempre secondo gli annunci ufficiali, la data prevista per la partenza del cosiddetto “Sunrise period”, della durata di tre mesi, durante il quale sarà possibile presentare richiesta di escludere dalla giurisdizione del TUB (cosiddetto “opt out”) i propri brevetti europei già concessi, le domande di brevetto europeo pendenti e i relativi certificati complementari di protezione.

Dentro o fuori: perché è urgente decidere?

A partire dal 1 giugno 2023, data prevista per l’apertura del TUB, i brevetti europei già concessi e le domande pendenti, oltre ai relativi certificati complementari di protezione (CCP), ricadranno automaticamente sotto la giurisdizione esclusiva della nuova corte per i procedimenti riguardanti sia la validità che la contraffazione – a meno che il titolare non abbia in precedenza presentato richiesta di uscire dalla giurisdizione del TUB.

Se il titolare non presenta tale richiesta, eventuali decisioni emesse dal TUB sulla validità/contraffazione del brevetto europeo/CCP avranno validità in 17 stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia.

Le richieste di uscita dalla giurisdizione del TUB saranno accettate a partire dal Sunrise period (1 marzo-31 maggio 2023) e fino a un mese prima della fine del periodo di transizione di 7 anni. È importante tener conto però che dal 1 giugno 2023 non sarà più possibile presentare richiesta di uscita per brevetti che siano oggetto di procedimenti dinanzi al TUB.

Cosa fare

Chiaramente la giurisdizione multinazionale del TUB può comportare rischi oppure vantaggi; mentre in alcuni casi potrebbe emergere un pericolo concreto di vedersi invalidare il brevetto in più stati europei in un sol colpo, in altri potrebbe essere vantaggioso sfruttare il TUB per attaccare il brevetto di un concorrente in diversi stati contemporaneamente, evitando di dover iniziare diversi procedimenti a livello nazionale in ciascuno stato di validità del brevetto.

La decisione se uscire o no dalla giurisdizione del TUB va presa esaminando ciascun caso in base a molteplici parametri di valutazione, tra i quali la copertura territoriale complessiva del brevetto, la prospettiva di contenziosi attivi o passivi con i concorrenti e l’importanza della tecnologia protetta dal brevetto per le esigenze commerciali del titolare, i costi probabilmente elevati di una causa di fronte al TUB.

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