REGISTRARE UN MARCHIO NEGLI STATI UNITI

In base a nuove disposizioni l’Ufficio brevetti e marchi USA può chiedere al titolare di un marchio registrato di fornire prova dell’uso del marchio per tutti i prodotti e servizi rivendicati nella domanda di registrazione.

L’Ufficio brevetti e marchi statunitense ha iniziato ad effettuare controlli a campione sui marchi registrati a livello nazionale al fine di verificare che siano effettivamente utilizzati per ciascun prodotto e servizio rivendicato.

La legge statunitense prevede che il diritto al marchio sia legato al suo uso effettivo.

Chi effettua un deposito negli Stati Uniti già oggi deve dichiarare sotto giuramento di aver iniziato, o di essere seriamente intenzionato ad iniziare, l’uso del marchio per tutti i prodotti o servizi rivendicati.

Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 17 febbraio 2017, prevedono che l’ufficio possa richiedere al titolare del marchio di fornire prova di ciò che ha dichiarato.

In termini pratici, dal 17 febbraio 2017 l’ufficio può esigere che il titolare del marchio fornisca le prove dell’uso del marchio in relazione a ciascuno dei prodotti e servizi rivendicati.

È quindi necessario peri titolari di marchi raccogliere e conservare la documentazione che possa dimostrare l’uso o l’intenzione d’uso del marchio negli Stati Uniti per i prodotti e servizi rivendicati: ad esempio business plan, ricerche di mercato, previsioni di vendita, accordi e corrispondenza con distributori locali.

Infatti, in caso di richiesta in tal senso dell’ufficio, in assenza di tali prove il marchio sarà annullato parzialmente o totalmente.

Peraltro, la giurisprudenza statunitense ha recentemente chiarito che se la dichiarazione d’uso (o intenzione d’uso) di un marchio per i prodotti e servizi rivendicati non corrisponde al vero, o vi corrisponde solo in parte, la registrazione può essere invalidata per “frode alla legge” su richiesta di una terza parte.

Vi sono in effetti numerosi casi in cui una dichiarazione non corrispondente al vero è stata sfruttata proprio per invalidare la registrazione del marchio di un concorrente.