Territorio

La registrazione protegge il marchio nell’intero territorio italiano (complessivamente Kmq 324.000, circa 60 milioni di abitanti) e nello Stato di San Marino e può essere riconosciuta nella Città del Vaticano.

Marchi registrabili

Sono marchi registrabili tutti i segni (parole, figure, lettere, cifre, forme) purché siano atti ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione e se rispondenti ai requisiti di novità, distintività, liceità. 

Tipologie di marchi

Sono tipologie di marchi registrabili i marchi di prodotto, i marchi di servizio, i marchi collettivi, i marchi di certificazione, i marchi di forma (tridimensionali), i marchi denominativi, figurativi, complessi (costituiti da elementi figurativi e denominativi), di posizionamento, a motivi ripetuti (pattern), di colore (unico o combinazione di colori), sonori, di movimento, multimediali, olografici.

Chi può richiedere un marchio italiano

Può richiedere un marchio italiano ogni persona fisica o giuridica appartenente all’Unione Europea o a Stati membri della Convenzione di Parigi o dell’OMC, oppure a paesi che garantiscono reciprocità di trattamento. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

Possono richiedere marchi collettivi le sole persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di capitali.

Possono richiedere marchi di certificazione le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi a condizione che non svolgano attività di fornitura dei prodotti o servizi del tipo certificato.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda va effettuata presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o attraverso gli UPICA (Uffici Provinciali del Ministero dell’Industria).

Effetti della domanda

Il marchio italiano gode di protezione fin dal momento della presentazione della domanda. È pertanto possibile, sin dalla presentazione della domanda, proporre azioni giudiziarie volte alla tutela dei diritti di marchio.

Priorità

È possibile rivendicare entro sei mesi la priorità di un precedente primo deposito nazionale in qualsiasi paese membro della Convenzione di Parigi o dell’OMC. Una prima domanda di marchio italiano può costituire diritto di priorità al momento della presentazione della domanda in altri paesi della Convenzione di Parigi o dell’OMC per lo stesso marchio.

Consulenti mandatari

I richiedenti possono essere rappresentati professionalmente soltanto da consulenti mandatari abilitati iscritti nell’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.

Esame

Non si effettua un esame di novità, ma solo di distintività, liceità e non ingannevolezza.

Ricerca di anteriorità

L’UIBM non effettua una ricerca di anteriorità per determinare l’esistenza di marchi anteriori uguali o simili.

Opposizione

Dal 1 luglio 2011 è possibile presentare opposizione alle domande italiane di registrazione depositate a partire dal 1 maggio 2011. Possono inoltre essere oggetto di opposizione le registrazioni internazionali pubblicate nella Gazzetta dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) a partire dal 1 luglio 2011, indipendentemente dalla data di deposito della domanda, che può risalire anche a data anteriore al 1 maggio 2011.

Le opposizioni debbono essere depositate entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione.

Nel caso di registrazioni internazionali che designano l’Italia, i tre mesi decorrono dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della registrazione internazionale nella Gazzetta dell’OMPI.

Registrazione

Il certificato di registrazione viene ottenuto dopo 6/9 mesi, se la domanda non è rifiutata o non è oggetto di opposizione.

Diritti conferiti dalla registrazione

La registrazione conferisce al titolare il diritto esclusivo sul marchio nel territorio italiano.

Classificazione

Si applica la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Accordo di Nizza). Ciascuna domanda può includere più classi di prodotti e/o servizi. I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione devono essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l’ambito della protezione richiesta.

Durata e rinnovo

La durata della registrazione italiana è di 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo è possibile indefinitamente per successivi periodi decennali.

Uso del marchio registrato

Il mancato uso del marchio registrato protratto per 5 anni dopo la registrazione può comportarne la decadenza.

Incontestabilità

Il proprietario di un marchio anteriore che abbia tollerato per un periodo di 5 anni consecutivi l’uso di un marchio successivo registrato, essendone a conoscenza, non potrà più richiedere che quest’ultimo venga dichiarato nullo, né opporsi al suo ulteriore uso.

Preuso

Il preuso è riconosciuto e tutelato, a determinate condizioni.

Cessione

La cessione del marchio è consentita anche a prescindere dalla cessione dell’azienda, anche per parte dei prodotti o servizi.

Licenza

La licenza del marchio è consentita per tutti o parte dei prodotti o servizi nonché per parte del territorio dello Stato.

Marking

Il marking, cioè l’utilizzo di simboli indicanti che il marchio è depositato o registrato, è facoltativo.

Protezione doganale

Sia la domanda che la registrazione danno diritto alla protezione doganale cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti.

Accordi internazionali applicabili

Convenzione di Parigi, Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e relativo Protocollo, TRIPs-OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.

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